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변리사칼럼 2017-10-27T11:37:36+00:00

변리사칼럼

디자인권침해소송 기각시킨 특허사무소 소담 승소 사례

작성자
관리자
작성일
2018-01-02 15:24
조회
1266
안녕하세요.

특허사무소 소담 여인재 변리사 입니다.

2018년 한 해가 밝았습니다.

저는 며칠전, 그러니까 작년이네요 ^^;

연말선물로 기분좋은 소식을 들을 수 있었는데요,

바로 디자인권침해소송을 당해서

저희 특허사무소 소담을 찾아주신 고객님 소송 건을

저희가 승소하였다는 소식이었습니다.

믿고 맡겨주신만큼 보답한것같아 뿌듯했습니다.

고객님이 침해당한 디자인권 침해소송은

핸드폰 링홀더에 관한 소송 건이었습니다.



저희 특허사무소 소담을 찾아온 고객님의 핸드폰 링홀더 입니다.



이것은 디자인권침해소송을 제기한 상대방의 이 사건 등록디자인과

비교대상디자인들입니다.

원고측의 이 사건 등록디자인은 보호를 위하여 모자이크로 처리하였습니다.

디자인권침해소송을 제기한 청구인은,

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인에 속하는 물품의 분야, 양 물품의 용도와 기능등

종합적으로 고려하고, 양 디자인이 유사하기에

저희 고객의 디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 주장하였습니다.

이에 피청구인은 심미감이 다르다고 주장하며 맞섰습니다.

윗 사진에서도 나와있듯이 수많은 비교대상디자인이 존재한다는 것은

이들 물품에 보이는 일반 수요자들의 관심은 많지 않다는 것을 의미하며,

창작성이 약한 디자인에 대해서는 큰 권리를 부여할 수 없고,

이 사건 등록디자인이 비교대상디자인들보다 확인대상디자인과

상대적으로 더 유사하고, 이러한 정도의 유사도를 선행디자인에서 찾아볼 수 없어

양 디자인의 심미감이 유사하다는 주장은 받아들일 수 없다고 판결이 났습니다.



디자인권침해소송이 기각되어 저희 고객님께서는

손해배상청구소송 위기에서도 벗어날 수 있게 되었습니다.

디자인권침해소송에서는 수많은 선행디자인을 면밀히 살펴보면서

디자인에 대한 설명, 구성부분의 중요도, 디자인요부등에 관하여

전문가와 함께 분석/반박 하는것이 중요하게 작용합니다.

디자인권침해소송에 휘말리셨다면

전문가의 도움을 받는것을 권해드립니다.

변리사와 변호사가 함께 있는 특허법률사무소 소담은

중한 지식재산권을 온전히 아내기위해

최선을 다하여 좋은 결과를 이끌어낼 수 있도록 소송준비에  힘쓸 것입니다.
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디자인등록으로 발생되는 디자인권리는 당연히 대한민국 내에서 독점권을 갖게 됩니다. 그러나, 과거에 존재하였던 제품과 유사한 제품이 등록되어 버린 경우라면, 디자인등록무효심판으로 그 권리를 무효화할 수 있습니다. 특허심판원, 특허법원, 대법원까지 이어지는 치열한 디자인무효소송이 있어 이를 소개해보고자 합니다. 소송의 결과 이미 공지되어 있었던 제품과, 등록되어 있는 디자인은 차이가 있기 때문에 무효로 되지 않는다 등록된 디자인(의자 등받이) 디자인 무효 사유(디자인보호법 규정) (1) 관련규정(구디자인보호법 제5조 제1항 및 제2항) 제5조(디자인등록의 요건) ① 공업상 이용할 수 있는 디자인으로서 다음 각호의 1 에 해당하는 것을 제외하고는 그 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있다. 1. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인 2. 디자인등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인 3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인에 유사한 디자인 ② 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항제1호 또는 제2호에 해당하는 디자인의 결합에 의하거나 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인(제1항 각호의 1에 해당하는 디자인을 제외한다)에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 디자인등록을 받을 수 없다. 이미 존재하였다고 주장한 의자용 등받이 비교대상디자인1 비교대상디자인2 비교대상디자인3 특허심판원의 판단 ① 비교대상디자인 1은 구체적으로 언제 어디에 어떻게 공지되었는지 알 수 없고, ② 비교대상디자인 2(갑 제15호증)는 의자등받이의 구체적인 형상 및 모양을 알 수 없으며, ③ 비교대상디자인 3(갑 제16호증)은 의자등받이의 구체적인 형상 및...
관리자 2018.08.28 조회 61
특허의 침해가 되는지 여부는 특허권의 권리범위에 저촉되는지에 따라 결정되고, 특허권의 권리범위는 특허명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 따라 결정됩니다. 따라서, 특허의 침해여부가 문제될 때에는 다음과 같은 방법으로 판단해야 하며, 이것은 대법원의 판단 기준이기도 합니다. 1단계 - 문언침해에 해당하는지 여부 특허청구범위에 기재되어 있는 구성요소 그 전부를 그대로 사용하고 있는지가 핵심입니다. 즉, 특허명세서의 특허청구범위에는 발명을 구성하는 구성1, 구성2... 등이 있을 것이고, 각각의 구성요소 전부 그대로 사용하고 있다면, 특허침해에 해당할 가능성이 높습니다. 그러나, 구성1, 구성2.. 중에서 적어도 하나의 구성을 사용하지 않는다면, 특허침해가 되지 않을 가능성이 있습니다. 다만, 주의해야 할 것이 구성요소 여러개 중 하나의 구성을 사용하지 않더라도, 균등 침해에 해당하지 않는지를 반드시 확인하여야 합니다. 2단계 - 균등 침해 해당 여부 균등침해와 관련하여서, 최근 특허청구범위에 기재되지 않았지만 특허등록과정에서 삭제된 것에 불과하고 그 구성 역시 권리범위에 속한다고 특허권자가 주장한 사건이 있었습니다. 이에 대해서, 대법원은, [1] 특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 되는 것이고, 특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 아니함. [2] 특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이...
관리자 2018.08.07 조회 103
상표권침해, 상표침해와 관련해서 이탈리아 제약회사와, 국내 대웅바이오 사이에, 침해문제와 상표 무효의 문제가 제기된 바 있습니다. 쟁점은, “글리아티린”(이탈리아 제약회사)이 등록된 상태에서, “글리아타민”(대웅바이오)이 등록되었는데, “글리아타민”의 등록이 무효로 되어야 한다는 것이였습니다. “글리아타민”이 “글리아티린”과 유사하기 때문에, 등록이 무효된다면, 상표권 침해도 될 가능성이 매우 높기 때문에, 상표무효심판이 먼저 제기되었습니다. 재판결과는, 1심(유사하지 않아 무효아니다), 2심(유사하여 무효이다), 3심 대법원은 유사하지 않으며, 무효가 아니다라는 판결을 내렸습니다. 결국, 2심인 특허법원만 유사하다고 판단하였는데, 특허법원의 판결근거와, 대법원의 판결 근거를 살펴보겠습니다. 특허법원의 판단 (1)관련 법리 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다. 그러나 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우, 적절한 전체 관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다. (2) 유사 여부 판단의 주체 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 표장이 유사한지 여부를 판단함에 있어 그 주체가 되는 수요자 및 거래자의 범위에는 일반 소비자는 물론, 의사, 약사 등의 전문가들도 포함된다고 보아야 한다. (3) 글리아 부분의 식별력 유무 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 일부인 글리아 또는 동일하게 음역되는 GLIA 부분은 그 식별력이 없거나 미약하다고...
관리자 2018.07.30 조회 142
디자인특허, 즉, 디자인의 경우에도 침해관련되는 분쟁이 많은 분야중 하나입니다. 특히, 기술적인 사항을 구체적으로 검토해야 하는 특허와 달리, 일반 사람들도 나름대로의 기준으로 쉽게 디자인이 유사한지 아닌지를 생각할 수 있기 때문입니다. 그리고, 공공기관에 납품하는 제품이거나, 경쟁이 치열한 제품의 경우 특허보다 오히려 디자인침해에 관한 논쟁이 많기도 합니다. 권리범위확인심판에 관하여 1심에 해당하는 특허심판원과, 2심에 해당하는 특허법원의 결론이 다른 경우가 있었습니다. 1. 등록된 디자인과 침해의 문제가 된 디자인   등록된 디자인은 가로등이나 전신주에 체결되어서, 안내판이 설치될 수 있또록 하는 안내판 걸이구에 대한 것이였습니다. 그리고, 침해의 문제가 된 제품은 아래의 사진과 같은 안내판 걸이구였습니다. 디자인에 관하여 침해인지 여부는 등록디자인과 침해물품 사이를 1:1로 비교하지 않습니다. 즉, 등록된 디자인을 출원하기 이전에, 유사한 디자인들이 어떤 것들이 있었는지가 중요합니다. 2. 1심 특허심판원의 판단 1) 원통형의 체결부재 형상에서 등록디자인은 브라켓이 연결된 부분과 대칭하여 일측이 개방되어 있으나, 침해물품은 체결부재의 우상방향으로 일측이 개방되도록 형성되어 있는 점 2) 등록디자인은 사각형 개구부가 있으나, 침해물품은 타원형의 통공이 중첩되도록 형성되어 있는 점, 3) 침해물품 디자인은 브라켓 내부에 두개의 통공이 형성되어 있는 점 등을 이유로 유사하지 않은 디자인이라고 판단하였습니다. 3. 2심 특허법원의 판단 그러나, 특허법원은 특허심판원의 판단을 뒤집었습니다. 판단 근거를 요약하면, 1) 등록디자인과 침해물품 디자인은 도로명을 알려주는 안내판 걸이구로서, 전체적으로 유사한 심미감을 갖음. 왜냐하면, 도로에 설치된 가로등이나 전신주의 높은 곳에 설치되고, 사람들이 어느 정도 거리를 두고 안내판 방향을 바라보게...
관리자 2018.07.12 조회 195
특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다. 지역명칭이 상표에 들어가는 경우, 해당 지역 이름은 식별력이 없는 것으로 보는 경우가 대부분입니다. 그렇다면, 서울대학교, American University와 같은 대학교 이름의 상표의 경우는 어떨지가 문제된 사건이 최근 있었습니다. 1. 사건 개요 미국의 AMERICAN UNIVERSITY 측에서 한국에 상표출원을 하였으나, 특허청이 등록을 거절하였습니다. 이에 특허심판원에 거절결정불복심판을 제기했고, 특허심판원 역시 상표등록이 거절되어야 한다고 판단하였습니다. 다시 불복하여, 특허법원에 소를 제기하였고, 특허법원은 상표등록 되어야 한다고 판단하여 결과를 뒤집었습니다. 또 다시 특허청은 대법원에 상고하였으며, 대법원 역시 상표등록이 되어야 한다고 특허법원의 손을 들어주었습니다. 대법원은 특허법원과 그 결과는 동일하게 상표등록되어야 한다고 하였으나, 구체적인 근거는 다르게 판단하였습니다. 2. 상표등록의 거절 사유는? 상표법에 따르면, 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없으며, 이러한 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 특정 개인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 입법취지가 있습니다. 다만, 위 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 적용될 수 있으나, 그러한 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있습니다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 즉, 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 합니다. 3. 서울대학교는 상표등록되었는가? 대학교를 의미하는 단어와 결합되어 있는 상표에...
관리자 2018.07.11 조회 127
특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다.   불사용취소심판은 상표를 등록하였으나, 사용하지 않는 상표는 그 상표를 사용하고 싶어하는 사람에게 주도록 하자는 취지입니다. 즉, 상표는 아이디어가 아니기에 한정적으로 존재할 수 밖에 없고, 등록 후 3년 동안 사용하지 않는 경우에는 등록을 취소할 수 있는 심판을 누구나 청구할 수 있습니다.   불사용취소심판을 먼저 청구해야 할까? 아니면, 불사용취소심판을 청구하기 전에 상표출원을 먼저 해야 할까? 과거, 불사용취소심판을 청구하면, 상표권을 갖고 있던 상표권자가 상표권을 포기하고 재출원하거나, 동일한 취소심판을 제3자로 하여금 청구하게 하는 등 다양한 편법이 이용될 수 있었으나, 현행 상표법에 따르면 1. 불사용취소심판에서 상표권이 소멸(취소)이 되더라도 6개월 독점출원권은 존재하지 않기 때문에, 불사용취소심판을 청구하기 전 상표출원을 먼저하여야 합니다.  2. 불사용취소심판을 청구한 사람이 여러명이고, 상표출원을 한 사람도 여러명일 경우에, 그 등록의 선후관계는 상표출원을 가장 먼저 출원한 자가 될 수 있습니다.   개정된 상표법은 취소심판을 청구하기 전에 상표출원을 먼저 할 것을 분명히 유도하고 있기 때문에, 상표출원을 먼저 한 자가 나중에 취소심판을 청구한 경우 역시 상표권 등록에 매우 유리합니다.   실무에서 여러 차례 상담을 받은 사안이기에, 별도로 정리하여 칼럼에 기재하여 봅니다. 감사합니다.        
관리자 2018.06.20 조회 182
특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다. 상표권침해소송, 상표권 분쟁이 문제되는 경우, 권리범위확인심판을 통해서 상표권의 침해가 맞는지, 즉, 상표가 유사한 것인지에 대해서 판단을 받게 됩니다. 상표권 침해소송 사례를 몇가지 소개하는 것을 통해, 상표권 침해 여부에 대한 법원의 판단을 가늠해볼 수 있을 것입니다. 1.상표권 침해가 맞다고 판단한 사건  "로고 + Saboo"는 등록된 상표권, "로고+sobia"는 침해여부가 문제된 상표 1심에 해당하는 권리범위확인심판에서는, 이 사건 등록상표 ‘ ’는 상단의 도형과 영어단어 ‘Saboo’가 상하 2단으로 구성된 결합표장이고, 확인대상표장 ‘ ’은 좌측의 도형과 영어단어 ‘Sabia’로 구성된 표장으로서, 양 상표는 일요부인 문자부분의 외관, 호칭 및 관념이 서로 비유사하고, 도형부분도 그 외관 및 관념이 서로 비유사하므로, 결국 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 그 전체적인 외관, 호칭, 관념이 서로 비유사하여 동일․유사한 상품에 함께 사용되더라도 일반 수요자나 거래자들로 하여금 그 출처에 관하여 혼동을 일으키게 할 염려가 없다고 할 것이기 때문에, 상표권 침해가 아니라고 판단하였습니다. 그러나, 2심에 해당하는 특허법원에서는 전혀 다른 판단을 하였습니다.  상표의 유사 판단에 있어서 외국문자로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국문자를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이다(대법원 2005. 11. 10. 선고 판결 등 참조). 등록상표의 문자부분  Saboo 를 그 문자 인식력을 압도하지 않는 범위에서 도안화한 것으로서 사부 로 호칭되고, 확인대상표장의 문자부분 는 sobia 를 그 문자 인식력을 압도하지 않는 범위에서 도안화한 것으로서 소비아 또는 소뱌 로...
관리자 2018.06.15 조회 186
안녕하세요. 특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다. 아파트브랜드 중 유명한 e편한세상이 상표권을 침해했는지가 문제되는 소송이 있었습니다.   1. 사건 경위 등록된 상표는 "PARK HILL"과, "파크힐"이 있는데, 이편한세상 측에서 "e편한세상금호파크힐스"를 사용하여 건물을 분양한 바 있습니다. 이에 대해서, 파크힐의 상표권자가 e편한세상을 상대로 상표권침해금지가처분 소송을 진행한 바 있습니다. 2. 당사자 주장 (1) 권리자(채권자) 주장 이 사건 아파트의 명칭으로 'e편한세상 금호파크힐스'를 사용하면서 이 사건 등록상표와 유사한 을 신축 아파트의 공용부분에 표시하고 이를 사용하여 아파트를 홍보하는 등 채권자의 이 사건 등록상표에 대한 전용사용권을 침해하고 있으므로,  사용금지 등을 구함. (2) 상표 사용자(채무자) 주장 채무자는 표장을 건물분양업에 사용하고 있을 뿐인데, 위 표장은 대림산업 주식회사(이하 '대림산업'이라 한다)의 저명한 서비스표인 ''을 포함하는 등 이 사건 등록상표와 유사하지 않고 수요자들이 양 상표를 오인·혼동할 우려도 없음. 그리고,  이 사건 등록상표는 지정서비스업의 품질, 용도를 설명하는 기술적 표장으로 이루어진 것인 등의 사유로 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 무효임이 명백한 상표권에 기초한 채권자의 신청은 권리남용에 해당함. 3. 법원 판단 (1) 상표의 유사여부에 대한 판단기준 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억 · 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는...
관리자 2018.06.12 조회 184
안녕하세요. 특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다. 특허 침해가 발생하였을 때, 1) 경고장을 발송하거나, 2) 형사고발을 하거나, 3) 민사상 손해배상 청구소송을 진행하거나, 4) 특허심판원에 권리범위확인심판 또는 특허무효심판을 진행하는 경우가 있습니다. 어떠한 방안으로 특허침해에 대해서 대응할지는, 사안에 대해서 전문가와 상담을 하는 것이 좋습니다. 형사고발과, 민사사송 손해배상청구소송은 변호사가 하여야 하고, 특허심판원의 권리범위확인심판, 무효심판은 변리사도 진행할 수 있습니다. 따라서, 특허침해와 관련되는 사항은, 변리사와 변호사가 함께 있는 전문가 집단에 상담을 하는 것이 좋습니다. 그렇다면, 민사상 손해배상청구소송을 진행하고 있는데, 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구할 수 있는가, 즉, 권리범위확인심판이 별도로 진행되는 것이 타당한 것인지가 문제됩니다.  이러한 사항에 대해서, 최근 대법원이 정리하였습니다. 특허권 침해에 관하여 계속 중인 민사소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있는 경우, 위 민사소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정되는지 여부 1.  특허법 제135조 규정 대법원은 "특허법에서 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다."고 판단하였습니다. 즉, 특허심판원에서의 권리범위확인심판은 법원에서의 손해배상 청구소송을 진행하는 것과 별개로 그 침해여부를 신속하게 알 수 있으므로, 당사자 사이의 합의를 빨리 이끌어 내는 등의 장점이 존재한다고 판단하였습니다. 2. 특허법 제164조 또한, 대법원은, "특허법 제164조...
관리자 2018.06.08 조회 211