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변리사칼럼 2017-10-27T11:37:36+00:00

변리사칼럼


판시사항 실사용표장들과 다른 출원상표 “ ”는 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였다고 본 사례 판결요지 출원인의 실사용표장들 “ ”, “ ” 또는 “ ”은 문자부분을 음각으로 하고 그 외연을 모서리가 둥글게 처리되거나 별도의 테두리가 부가된 사각형 또는 상하 및 좌우 방향으로 각각 분할하는 가는 선이 그어진 사각형으로 각각 처리하여 도안화한 점에서 출원상표 “ ”의 표장과 상이하므로, 위 실사용표장들이 사용에 의한 식별력을 취득하게 되었다고 하더라도 출원상표까지 식별력을 취득하게 되는 것으로 인정할 수 없고, 그 밖에 달리 출원상표가 수요자 간에 출원인의 업무를 표시하는 것으로 현저하게 인식되었다는 점을 인정할 만한 증거가 없으므로, 출원상표가 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였다고 본 사례. 1. 기초사실 가. 심결의 경위 원고는 2004. 8. 6. 아래 나항 기재 이 사건 출원상표를 출원하였는데, 특허청 심사관은 2005. 12. 14. 이 사건 출원상표가 ‘깨끗하고 밝은 또는 맑은’ 등의 뜻으로서 그 지정상품의 품질, 효능 등 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이므로 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다. 특허심판원은 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여, 위 거절결정과 같은 이유 및 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 출원상표 (1) 구성 :  (2) 출원번호 : 제2004-36068호 (3) 지정상품 : 모이스처라이저, 모이스처밸런싱크림, 목욕비누, 샴푸, 스킨후레쉬너,...
관리자 2015.12.28 조회 1558
      1. 심판의 청구 1) 심판청구서 심판을 청구하고자 하는 자는 심판청구서를 특허심판원장에게 제출(특허법 제140조 제1항) 심판청구서 기재사항(특허법 제140조 제1항) - 당사자 및 대리인의 성명과 주소(당사자가 법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소 소재지, 대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) - 심판사건의 표시 - 청구의 취지 및 그 이유 * 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 아래의 보정을 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 제1항제1호에 따른 당사자중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(추가하는 것을 포함한다)하는 경우 2. 제1항제3호의 규정에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우 3. 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명(청구인이 주장하는 피청구인의 발명을 말한다)의 설명서 및 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 및 도면을 보정하는 경우 > 심판청구시 첨부서류 - 정정심판 : 정정한 명세서 및 도면 첨부(특허법 제140조 제5항). - 권리범위확인심판 : 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면 첨부(특허법 제140조 제3항). - 통상실시권허여심판 : 실시를 요하는 자기의 특허의 번호 및 명칭, 실시되어야 할 타인의 특허발명 등록실용신안이나 등록디자인의 번호 명칭 및 특허나 등록의 연월일, 특허발명 등록실용신안이나 등록디자인의 통상실시권의 범위 기간 및 대가를 심판청구서에 기재(특허법 제140조 제4항). > 거절결정, 취소결정 또는 실용신안등록출원의 각하결정에...
관리자 2015.12.01 조회 1209
판결 요지 : 등록상표가 한자와 한글이 병기된  표장인 경우에, 한자만을 사용하거나 한글만을 사용하는 경우에는 등록상표의 동일성의 범위가 아닌 유사범위에 해당하지만, 한자와 한글의 병기 위치가 일부 상이한 경우에는, 동일성의 범위에 속하여, 상표불사용에는 해당하지 않는다고 판시하였습니다. 1. 원고의 상표등록취소 청구에 대한 심결의 경위 [증거] 갑 1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 가. 피고의 등록상표의 내용 ① 구성 ② 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1994. 10. 25. / 1996. 9. 19. / 제347101호 ③ 지정상품 : 금강석, 홍옥, 단백석, 진주, 수정, 산호, 카메오, 마노, 백금, 귀금속의 합금, 금박, 나전제품, 큐빅지르코니아, 비취, 금조제품, 은조제품, 청옥(상품류 구분 제44류) 나. 피고의 실사용 표장 ① 구성 : ‘보영’, ‘寶瑩’, ‘寶瑩(보영)’ ② 사용대상 : 포장주머니, 진열장, 보증서, 반지 안쪽 다. 원고의 등록취소 청구원인과 기각심결 (1) 원고는 2005. 5. 30. ① 피고가 등록상표의 지정상품 중 ‘금강석, 홍옥, 단백석, 진주, 수정, 산호, 카메오, 마노, 나전제품, 큐빅지르코니아, 비취, 청옥’에 대하여  취소심판청구일전 계속하여 3년 이상 국내에서 등록상표를 사용한 사실이 없고, ②  등록상표에서 한글 부분과 한자 부분을 분리하여 ‘보영’이나 ‘寶瑩’만으로 지정상품이나 포장주머니 등에 표기하거나, 한글 부분과 한자 부분을 옆으로 나란히 기재하여 ‘寶瑩 (보영)’을 포장주머니 또는 보증서에 표시한 것은 등록상표와 동일한 표장을 사용하였다고 볼 수 없다는 이유로 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록취소 심판을 청구하였다. (2) 특허심판원은 이에 대하여 2006. 2. 22. 등록상표와 실사용상표 ‘寶瑩(보영)’은 동일성의 범위 내에 있고, 취소심판청구일전 3년 이내에 지정상품 중 진주와 산호에  대하여 등록상표를 사용한 사실이 인정된다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 심결을  하였다. 2. 원고의 심결 취소사유 주장의 요지 가. 피고가 ‘보영사’로 사업자등록을 하고, 제품의 안쪽 면에 ‘보영’을 각인하거나 포 장주머니 또는 점포 진열장에 ‘보영’ 또는 ‘寶瑩’만으로 표기하고, 보증서에 ‘寶瑩(보영)’ 으로 기재한 것은 등록상표와 동일성 범위 내에 있는...
관리자 2015.10.28 조회 1399
상표가 등록되지 못하는, 거절사유는 설사 등록되더라도 무효사유가 됩니다.    그 중에서, "BLU-109"라는 표장이 등록되었지만, 추후 상표권 침해 소송에서 보통 명칭이라는 이유로 그 등록이 무효된 경우입니다.    가. 인정사실   (1) 전 세계의 각종 방위산업체들은 생산하는 로켓, 미사일, 폭탄, 총기 등의 종류, 형태, 용도 등의 특성을 쉽게 파악할 수 있도록 특정한 약어 문자를 사용하여 표기하고 있는데, 공중투하 폭탄을 나타내는 약어 문자에는 “MK”, “GBU”, “CBU”, “BLU” 등이 있고, 그 중 “BLU”는 “Bomb Live Unit”의 약어로서 몸체에 충전물로서 “PBX-109”를 사용하는 폭탄이며 “BLU” 폭탄에는 “BLU-107”, “BLU-109”, “BLU-111”, “BLU-113”, “BLU-116” 등 여러 종류의 폭탄이 포함되어 있다.  (2) “BLU-109” 폭탄은 “BLU-109/A”와 “BLU-109/B” 두 종류가 있는데, 그 중 “BLU-109/B”는 1984년경 미국 공군 군수팀과 원고의 자회사인 록히드 미사일 앤 스페이스사에 의하여 개발된 폭탄으로서, 앞면의 기폭장치 없이 적지에 침입할 수 있도록 개선된 2000파운드급 폭탄이고, 외형은 비교적 얇으며, 탄피는 표준 “MK-84” 폭탄보다 강해 고강도 강철로 된 1인치 두께의 단일체로 구성되어 있다.  (3) 원고는 “BLU-109” 폭탄을 개발한 후 그 제조기술에 관한 권리를 미국 정부에 양도하였고, 미국 정부로부터 라이센스를 받아 “BLU-109” 폭탄을 생산 판매하여 왔으며, 원고 이외에도 내셔널 포지사(National Forge Company) 등의 업체가 미국 정부의 라이센스를 받아 “BLU-109” 폭탄을 생산?판매하고 있고, 내셔널 포지사는 1992년부터 1994년까지 미국 공군에 “BLU-109” 폭탄을 독점적으로 공급하였다.  (4) 우리나라에서는 한일단조공업 주식회사가 “BLU-109” 폭탄의 부품의 하나인 탄체를 생산하여 수출하였고, 주식회사 한화가...
관리자 2015.10.28 조회 1176
특허법은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작물로서, 발명에 대한 내용을 공개하는 대신에, 일정기간동안 독점적으로, 배타적으로 그 발명을 실시할 수 있는 권리를 인정하고 있습니다. 저작권법은 인간의 사상 또는 감정이 표현된 창작물을 일정기간 독점적 배타적으로 이용할 수 있는 권리를 인정하고 있습니다. 특허권과 저작권은 인간의 창작물/새로운 것에 대하여 인정된다는 점이 공통되는데, 특허권은 기술적 사상의 창작물에 인정되어 산업발전을 도모하는데 그 목적이 있는 반면에, 저작권은 문화적 사상의 창작물에 인정되어 정신문화 향상에 기여하고, 어느 발명이 특허로 등록받기 위해서는 그 출원전의 선행기술/선행문헌과 대비하여 신규성 및 진보성이 부정되지 않아야 합니다. 그리고, 이때 설정등록이 효력발생요건인에 비하여, 저작권은 저작물에 창작성 등이 있다면, 창작한 때부터 발생하고 그 등록은 효력발생요건이 아닙니다. 그리고, 특허법은 가장 먼저 출원하여 등록된 발명의 기술에 관한 사상, 아이디어를 보호하는 것이지만, 저작권법은 독자적으로 창작된 인간의 사상이나 감정, 아이디어에 관한 구체적인 표현을 보호하고 있습니다. 특허법에서 하나의 기술적 사상이나 아이디어의 응용이 구현된 발명이 선행기술로부터 쉽게 발명될 수 있다면, 그것이 다른 방식으로 표현되었더라도 먼저 출원되어 등록된 특허권과 별도의 특허권으로 인정받을 수 없고, 특허성 여부 판단에 어느 발명자가 미리 등록된 발명의 존재를 실제로 알고 있었는지 여부는 고려의 대상이 되지 않습니다. 이에 반하여, 저작권법은 하나의 문학적 사상 내지 아이디어이더라도, 그 표현이 다른 창작물이라면 별도의 저작권으로 인정받을 수 있고, 먼저 창작된 저작물을 알지 못한채 독자적으로 그 저작물을 창작한 경우라면, 그것에 대하여 저작권이 인정될 수 있습니다. 간단히,...
관리자 2015.09.16 조회 1519
  방법발명의 명칭, 'single entity'요건이 필요합니다. single entity 요건이라 함은, 방법발명의 침해는 청구항의 모든 단계들이 한 사람/기업(single entity)에 의해 수행될 때에만 침해가 발생한다는 원칙입니다. 즉, 두명 이상이 한 핸위들을 합쳐야만 방법발명의 권리범위에 속하는 경우에는, 방법발명의 침해가 성립되지 않았습니다. 그러나, 미국 연방항소법원의 최근 판결에서, single entity 요건을 완화하는 판결을 내렸습니다. 즉, single entity 요건에 대해서 예외가 되는 사안을 판결하였으며, 이러한 사항에 대해서 반드시 알아두어야 할 것으로 생각됩니다. single entity 요건의 예외 이전의 판결에서도, single entity 예외가 있었으나, 매우 한정적이였습니다. 즉, 주인-대리인 관계이어야 하거나, 계약관계가 있는 상황에서만, single entity 예외가 적용되어, 다수의 침해자가 있더라도 방법발명의 침해가 성립되곤 했습니다. 이러한 경우(이전 판결의 경우), 타 수행자가 대리인으로서 또는 계약에 따라 발명을 수행하면, 주동자 일인의 실시로 보아서 침해를 인정한 사례가 있었습니다. 그러나, 이러한 상황들은 실제에 있어서 극히 가능성이 적은 특수한 상황이므로, 적용이 매우 제한적이다는 비판이 있었습니다. 이번 판결로, 완화된 single entity의 예외는, 침해자가 타인의 수행을 지시하거나, 지배하는 경우, 다수 침해자가 동업 관계(joint enterprise)를 형성하는 경우도, 실시의 주체가 여러명이더라도 이들 모두가 방법발명의 침해가 되는 것으로 판시하였습니다. 그 요건으로는, 1) 침해 주체가 타 주체의 부분 수행을 하도록 영향을 끼치거나 이득을 받은 경우, 2) 침해 주체는 타 주체의 수행 방식이나 시기를 설정했을 것의 요건을 만족하기만 하면, 방법발명의 침해를 인정할 수 있다고 판시하였습니다. 이번 사건은, 전자상거래(BM발명)에 대한 것으로서, 침해자는...
관리자 2015.09.11 조회 1170
특허법, 실용신안법, 디자인법은, 새로운 것을 발명/창작해내는 것이기에, 최초로 발명한 자, 최초로 고안한자, 최초로 창작한 자는 등록받을 수 있는 권리를 갖게 됩니다 그러나, 최초로 발명/고안/창작한 자도 아니고, 정당한 권리의 승계인도 아닐 경우에는, 법으로 등록이 되지 않는 사유이면서, 설사 등록되더라도 그 권리가 무효되도록 법이 규정하고 있습니다. 실제로, 무권리자에 의한 출원은 많이 발생되고 있습니다. 디자인과 관련한, 무권리자의 출원이 무효된 경우의 판례를 살펴보도록 하겠습니다. 2013. 07. 11. 선고 2012허10471  1. 절차의 경위 1) 피고는 2011. 2. 23. 특허심판원에 디자인권자인 원고를 상대로 하여, 이 사건 등록디자인의 창작자는 피고인데, 소외 회사가 피고로부터 이 사건 등록디자인을 등록받을 수 있는 권리를 승계받은 적도 없으면서 임의로 이 사건 등록디자인을 출원하여 등록을 마친 다음 원고에게 이전한 것으로 이 사건 등록디자인은 디자인보호법 제68조 제1항 제2호, 제3조 제1항 본문에 따른 등록무효사유가 있다고 주장하면서 등록무효심판(2011당406호)을 청구하였다. 2) 특허심판원은 2012. 10. 31. 이 사건 등록디자인의 창작자는 피고이고, 피고가 소외 회사에 이 사건 등록디자인을 등록받을 수 있는 권리를 양도하였음을 인정할 증거가 없다는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들여 이 사건 등록디자인의 등록을 무효로 한다는 이 사건 심결을 하였다. 【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 을 제4호증의 1 내지 14호증의 2, 변론 전체의 취지 2. 이 사건의 쟁점 이 사건 등록디자인이 그 창작자 또는 그 등록을 받을 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 “무권리자”라 한다)에 의하여 출원된 것인지...
관리자 2015.09.07 조회 1997
선행기술은, 생각해낸 아이디어, 출원하고자 하는 특허발명이 과연 특허청 심사를 통과해서, 등록을 받을 수 있을지를 미리 가늠해보기 위한 자료입니다. 특허가 등록받기 위해서는, 반드시 기존의 기줄(선행기술)과 다르다는 이상의 그 무언가가 있어야 합니다. 그것이 진보성이라고 이야기하는데, 기존의 기술(선행기술) 보다 한단계 뭐 뛰어난 그 무언가, 기존보다 뛰어난 어떤 효과가 생기게 되는지, 기존의 구성과는 상이하며 구조 역시 간단해져서 동작이 쉽다든지, 바로 그 무언가가 있어야 한다는 것이 진보성인데, 그 진보성이 있는지 없는지는 사람이 판단하여야 하기에, 객관적인 데이터를 고객에게 제시할 수가 없습니다. 십몇년 특허일을 해오면서, 경험한 / 몸으로 익힌 진보성에 대한 나름대로의 기준에 따라 판단하고, 컨설팅하게 됩니다.   선행기술조사, 선행특허조사는 생각하는 아이디어, 출원하고자 하는 발명, 특허가 구체적으로 어떤 내용인지를 매우 상세하고, 정확하게 이해하여야 합니다. 즉, 해당 아이디어, 발명에 대한 내용을 구체적으로 변리사에게 설명해주셔야 하고, 그 내용에 대해서 핵심적인 특징을 뽑아내야만, 원활한 선행기술조사, 특허조사가 수행될 수 있습니다. 그러한 미팅 과정에서, 핵심 키워드들을 추려낼 수 있고, 그 핵심키워드들에 대해서 각각 가중치를 어떻게 부여할 것인지를 확인할 수 있기 때문입니다. 이러한 아이디어의 특정, 발명의 특정 후에, 핵심 키워드를 생각해내고, 그 다음부터는 검색범위를 결정할 수 있습니다. 예를 들어, 한국과 일본 특허를 중심으로 선행기술을 조사한다거나, 유럽과 미국 특허를 중심으로 조사한다는 등의 범위를 설정할 수 있으며, 이러한 범위 설정은 선행기술조사, 특허조사의 비용과도 관련됩니다. 지금도 특허무효심판을 진행하고 있습니다만, 특허를 무효화시키기 위하여 선행기술을 조사하는 경우는, 해당 등록특허를 무효시킬 수...
관리자 2015.09.04 조회 1496
상표, 권리범위확인심판 판결의 이유 책의 제목은 그 책의 내용을 표시할 뿐, 출판사 등 그 출처를 표시하는 것은 아니어서, 원칙적으로 그 상품을 다른 사람의 상품과 식별되도록 하기 위하여, 사용하는 표장이 아니므로, 책의 제목으로 사용된 표장에 대해서는 그 표장과 동일 또는 유사한 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 아니한다. 이 사건에서 피고가 "리눅스(Linux)"라는 컴퓨터 운영체제 프로그램의 사용방법 등을 설명하는 내용의 책을 출판하면서, 그 책에 사용한 "리눅스/내가최고"라는 표장은 그 책의 제목으로만 사용되었고, 그 책의 출처를 표시하거나 그 책을 다른 출판사의 책과 식별되로고 하기 위한 표장으로서 사용되지 아니하였으므로, 원고의 이 사건 등록상표인 "Linux"의 상표권의 효력이 피고가 책의 제목으로 사용한 위 표장에 미치지 아니한다.. 위의 내용은 판결 내용입니다. 대법원의 판례가 아니라, 특허법원 판결이기에, 위의 내용은 뒤집어질 수도 있다고 생각합니다. 제 생각으로는, 반드시 책의 제목이 상표의 사용에 해당하지 않는다고 생각합니다. 책의 제목이라는 것이, 다른 책과 구별하기 위해서 사용하는 것이라 생각합니다. 리눅스 내가 최고...라는 책의 제목이 있을 때, 이 것은 다른 책과 구별하기 위하여 사용하는 것이라고 생각하며, 그렇다면, Linux 상표권을 침해했다고 볼 수 있을까요? 특허법원의 판결처럼, 리눅스 내가 최고.. 라는 것은 리눅스 운영체제를 설명하기 위하여 사용되는 것이여서 상표권 침해가 되지 않는 것은 사실인 듯 한데, 그렇다면, 상표적 사용이 아니라는 것보다는, 상표법 제51조의 상표의 효력이 미치지 않는 범위로 해석하는 것이 더 옳은 판단이 아니였을까 생각합니다.   상표법 51조는, 상표권의 효력이...
관리자 2015.08.31 조회 1630
안녕하세요. 특허출원, 특허심판 및 소송, 상표출원, 상표심판 및 소송 전문가 그룹 소담특허사무소 입니다.   다국적 제약 회사들의 특허권 남용을 막으면서, 건강보험의 재정을 아낄 수 있도록 하기 위하여, 국민건강보호법 개정안이 국회 법제사법위원회에 표류중이라고 합니다. 보건복지부가 해당 법안을 발의하였으며, 해당 법안의 주요 내용은, 다국적 제약회사들의 독점을 방지하고, 국내 제약회사들을 보호한다는 취지이지만, 특허권자인 다국적 제약회사들은 특허권을 제약하는 잘못된 법안이라고 크게 반발하고 있다고 합니다. 특허권 남용.... 이에 대해서는 많은 논란이 있습니다. 유럽의 경우에는, 독과점방지법이 있어, 얼마전에는 몇개의 기업들이 벌금을 납부하는 상황까지 갔었는데, 특허법은, 특허권자가 해당 발명을 독점할 수 있는 권리를 부여합니다. 그 특허 내용에 대해서 공개하는 조건으로 말이죠.   보건복지부가 제출한 개정안은, 오리지널약의 특허권을 가지고 있는 다국적 제약회사가 국내 제약회사드르이 복제약 판매를 금지시킨 경우에, 특허 소송에 패소하면, 판매금지 기간 동안 이들이 벌어들인 약값의 30%를 환수하는 것이 그 주요 내용입니다. 이 법안은, 한미FTA의 후속 조치로서, '의약품 허가 특허 연계제도'에 대한 일종의 견제가 되며, 이제도가 시행되면서 다국적 제약회사는 국내 제약 회사의 복제약 판매를 최대 9개월동안 금지시킬 수 있으며, 안정성과 유효성이 확정되면 국내 제약회사들의 복제약 판매를 허용하였던 기존 제도에 비하여 다국적 제약회사에 크게 유리한 제도입니다. 여기서, 문제는, 특허를 침해하지 않은 복제약까지 다국적 제약회사가 판매 금지를 신청한 경우이며, 왜냐하면, 그 기간동안에, 국내 제약회사는 복제약을 판매할 수 없기 때문입니다. 복제약이 판매 허가를 받으면 원래의 약은 기존 가격의 70%로 판매하여야 하는데,...
관리자 2015.08.23 조회 1298