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변리사칼럼 2017-10-27T11:37:36+00:00

변리사칼럼


안녕하세요. 특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다.특허출원시, 특허청에서 수행되는 절차들을 간략히 정리해봅니다. 방식심사 서식의 필수사항 기재 여부, 기간의 준수여부, 증명서 첨부 여부, 수수료 납부 여부 등 절차상의 흠결을 점검하는 심사입니다. 심사청구 심사업무를 경감하기 위하여 모든 출원을 심사하는 대신 출원인이 심사를 청구한 출원에 대해서만 심사하는 제도 특허출원에 대하여 출원 후 5년간 심사청구를 하지 않으면 출원이 없었던 것으로 간주(실용신안등록출원의 심사청구기간은 3년) ※ 방어출원 : 특허권을 얻기보다는 타인의 권리 획득을 막기 위한 출원 출원공개 출원공개제도는 출원 후 1년 6개월이 경과하면 그 기술내용을 특허청이 공보의 형태로 일반인에게 공개하는 제도 심사가 지연될 경우 출원기술의 공개가 늦어지는 것을 방지하기 위하여 도입 ※ 출원공개가 없다면, 출원기술은 설정등록 후 특허공보로서 공개됨 출원공개 후, 제3자가 공개된 기술내용을 실시하는 경우 출원인은 그 발명이 출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있으며, 경고일로부터 특허권 설정등록일까지의 실시에 대한 보상금을 권리획득 후 청구할 수 있음 (가보호권리) ※ 1년 6월의 근거 : 우선권주장을 수반하는 외국출원과 국내출원의 균형 유지(우선기간 12월, 우선권증명서제출기간 4월, 공개준비 2월 실체심사 특허요건, 즉 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성을 판단하는 심사 이와 함께 공개의 대가로 특허를 부여하게 되므로 일반인이 쉽게 실시할 수 있도록 기재하고 있는가를 동시에 심사(기재요건)  ※ 최초/최후 거절이유 통지와 보정각하 심사관은 심사에 착수하여 거절이유를 발견하면 최초거절이유를 통지하고 심사 착수후 보정서가 제출되어 다시 심사한 결과 보정에 의해 발생한 거절이유를 발견하면 최후거절이유를 통지 심사관은 최후거절이유를 통지한 후...
관리자 2016.03.18 조회 1418
상표는 상품의 출처를 표시하는 것이고, 서비스표는 서비스(용역)의 출처를 표시하는 것입니다.   즉,  상표는 물건에 붙여서 소비자들이 누구의/어떤회사의 물건인지를 구별할 수 있게 하는 것이고, 서비스표는 사람이 어떤 용역/서비스를 제공하는 것에 부수적으로 사용되는 것을 말합니다.   서비스라는 것은 만져질 수 있는 것이 아니기 때문에, 사람이 제공하는 서비스가 누구의/어떤 회사의 서비스인지를 구별할 수 있게 하는 것으로, 미묘한 차이가 있습니다.      예를 들어, 음식점의 경우, 매장 간판이나, 메뉴판 등에 출처를 표시하는 표장을 부착하여 서비스를 제공하는데, 엄밀히 말해서 매장 간판이나 메뉴판의 출처를 나타내기 위한 것이 아니라, 음식을 제공하는 서비스에 대한 출처를 나타내기 위한 매개체일 뿐입니다.    상표와, 서비스표는 특허청에서 분류하고 있는 분류코드에 의해서도 구분이 됩니다.  1류부터 34류까지는 상품이기 때문에 상표가 되고,  35류부터 45류까지는 서비스업이기 때문에 서비스표가 됩니다.  http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.codeDevide.BoardNice&c=1001&version=10&catmenu=m03_10_06_07    위와 같이, 상표와 서비스표는 법적으로는 구분되어 있지만, 실사용에 있어서는 그 구별이 명확하지 않은 경우가 더 많습니다.   위에서 음식점의 경우를 예로 들었지만, 음식점에서 직접 제작한 도시락을 만들고 그것을 포장해서 표장을 붙이는 경우라면, 도시락이라는 상품에 대한 상표이기도 하지만, 도시락 주문을 받고 음식을 만들어 도시락을 판매하는 서비스업에 대한 것이기도 하기 때문입니다.     따라서, 사업의 범위, 가까운 미래에 대한 사업 계획에 따라서, 상표와 함께 서비스표를 받아두거나, 서비스표와 함께 상표도 함께 받아두시기를 제안드립니다.   커피판매만 하다가, 직접 만든 커피를 판매하는 경우에는 서비스표와 상표가 모두 필요하기 때문에 그렇습니다.   상표와, 서비스표에 대한 특허법원과 대법원의 판례들을...
관리자 2016.03.03 조회 1087
특허심판원의 심결은 행정절차이고, 특허법원의 심결취소소송은 일종의 행정소송이기 때문에,소송담보 제공신청과 관련하여서는, 심결취소소송에서의 원고와 피고의 관계가 중요합니다.   【판시사항】특허법원의 심결취소소송에서 원고가 소송비용 담보제공 신청을 할 수 있는지 여부(소극) 및 심결취소소송의 피고가 당해 소송의 불복 대상이 된 특허심판원 심결이 내려진 상표등록무효심판절차의 청구인이더라도 마찬가지인지 여부(적극)【판결요지】상표등록무효심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 그 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복 소송인 심결취소소송은 행정소송에 해당하며, 행정소송법 제8조 제2항에 의하여 준용되는 민사소송법 제117조 제1항은 ‘원고’가 대한민국에 주소·사무소와 영업소를 두지 아니한 때 또는 소장·준비서면, 그 밖의 소송기록에 의하여 청구가 이유 없음이 명백한 때 등 소송비용에 대한 담보제공이 필요하다고 판단되는 경우에 피고의 신청이 있으면 법원은 원고에게 소송비용에 대한 담보를 제공하도록 명하여야 한다고 규정하고 있다. 따라서 특허법원의 심결취소소송에서도 소송비용 담보제공 신청권은 피고에게 있을 뿐 원고가 위와 같은 담보제공 신청을 할 수는 없고, 이 점은 심결취소소송의 피고가 당해 심결취소소송의 불복 대상이 된 특허심판원 심결이 내려진 상표등록무효심판절차의 청구인이라고 하더라도 마찬가지이다.【참조조문】행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제117조 제1항     【전문】【신 청 인】주식회사 메인원 (소송대리인 법무법인(유한) 태평양 담당변호사 남문기 외 1인)【피신청인, 상대방】에이-리스트, 인코포레이티드 (소송대리인 변호사 이회기 외 3인)【원심심결】특허심판원 2012. 1. 3.자 2010당3046 심결【주 문】이 사건 소송비용 담보제공 신청을 각하한다.【이 유】신청인의 신청이유를 판단한다.상표등록무효심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 그 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 행정소송에 해당한다 할 것이며, 행정소송법 제8조 제2항에 의하여 준용되는 민사소송법 제117조 제1항은 ‘원고’가 대한민국에 주소·사무소와 영업소를 두지 아니한 때...
관리자 2016.01.12 조회 1488
상호의 사용이, 상호를 보통으로 표시하는 방법으로 사용한 경우이기 때문에, 상표권의 침해가 되지 않는 범위에 속하는지   아니면, 상호의 사용이 상표적 사용에 해당하여 결국 상표권의 침해가 되는지에 대한 판결이 있습니다.     [대법원 1998.5.22, 선고, 98도401, 판결] 【판시사항】 [1] 상호의 상표적 사용과 상표권의 효력이 미치는 범위 [2] '아폴로전자'라는 상호를 가지고 있는 피고인이 사용한 표장이 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표라고 볼 수 없다고 한 사례   【판결요지】 [1] 자기의 상호를 상품 자체나 상품에 관한 표찰 등에 사용하는 경우에는 상표로서 사용될 수도있다고 할 것이고, 그 경우 상품거래사회에서 보통 행하여지는 방법으로 이를 사용하는 경우에는상표법 제51조 제1호 소정의 '자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당하여 상표권의 효력이 미치지 아니하는 것이지만, 그 사용에 있어 일반의 주의를 끌 만한 서체나도안으로 표시하는 등 보통으로 사용하는 방법이라고 볼 수 없는 상표적 사용의 경우에는 상표권의 효력이 미친다고 보아야 한다. [2] 피고인이 그가 제조하는 보온도시락 통(케이스)의 옆면에 자기의 상호와 같은 '아폴로전자'라는 문자를 직사각형의 도형 안에 고딕체로 표시한 표장을 부착하고, 그 앞면에는 위 상호를 영문으로 변형시킨 'APOLLO CO'라는 문자를 그 위에 기재된 '99 DELUXE'보다 상대적으로 크고 특이한 서체로 부각시켜 표시한 표장을 부착하여 사용하고 있다면, 비록 위 표장들이 피고인의 상호나그것을 변형시킨 문자라고 하더라도 그 사용 태양에 비추어 볼 때 이는 상표적으로 사용된 것이라할 것이고, 또한 위 표장들은 일반의 주의를 끌기 위하여 어느 정도 도안화하거나 특이한 서체를사용한 것으로 보이므로, 피고인이 사용한 위와 같은 표장들이 자기의 상호를 보통으로 사용하는방법으로 표시하는 상표라고 할 수는 없다고 본 사례. 【주문】 원심판결을 파기한다. 사건을 서울지방법원 본원 합의부에 환송한다.   【이유】 상고이유를 판단한다. 1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은, "피고인은 포천시 내촌면 마명리 119의 4 소재 공장에서 아폴로전자라는 상호로 보온도시락 등을 제조·판매하는 영업을 하는 자로서, 피해자 이종열이 보온도시락 등을 지정상품으로 하여 특허청에 '아폴로표' 상표를 등록해 놓았음에도 불구하고 1992. 7.경부터 같은 해 11.경까지 사이에 위 공장에서 보온도시락 통 옆면에 '아폴로전자' 및 'APOLLO CO'라는 상표를, 그 곳에 부착된 명찰의 앞뒷면에 '아폴로전자'라는 상표를 각 표시한 보온도시락약 12,000개를 제조·판매함으로써 피해자의 상표권을 침해한 것이다."라는 이 사건 공소사실에 대하여, 피고인 및 피해자의 검찰 및 제1심 법정에서의 각 진술에 의하면, 피고인은 '99디럭스'라는상표를 부착하고 단지 제조원 및 판매원의 표시로 '아폴로전자'라는 상호를 표시하여 보온도시락을 제조·판매한 사실을 인정할 수 있을 뿐이고, 피고인이 '아폴로표'라는 상표나 '아폴로전자'라는상표를 사용하여 보온도시락을 제조·판매한 사실을 인정할 아무런 증거가 없어 이 사건 공소사실은 결국 범죄의 증명이 없는 때에 해당한다는 이유로 피고인에 대하여 무죄를 선고한 제1심을 그대로 유지하고 있다.   2. 자기의 상호를 상품 자체나 상품에 관한 표찰 등에 사용하는 경우에는 상표로서 사용될 수도있다고 할 것이고, 그 경우 상품거래사회에서 보통 행하여지는 방법으로 이를 사용하는 경우에는상표법 제51조 제1호 소정의 '자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'에 해당하여 상표권의 효력이 미치지 아니하는 것이지만(대법원 1995. 5. 12.선고 94후1930 판결 참조),그 사용에 있어 일반의 주의를 끌 만한 서체나 도안으로 표시하는 등 보통으로 사용하는 방법이라고 볼 수 없는 상표적 사용의 경우에는 상표권의 효력이 미친다고 보아야 할 것이다(대법원 1990. 3. 13.선고 89후1264 판결 등 참조).   기록에 의하면, 피고인은 그가 제조하는 보온도시락 통(케이스)의 옆면에 자기의 상호와 같은 '아폴로전자'라는 문자를 직사각형의 도형 안에 고딕체로 표시한 표장을 부착하고, 그 앞면에는 위상호를 영문으로 변형시킨 'APOLLO CO'라는 문자를 그 위에 기재된 '99 DELUXE'보다 상대적으로 크고 특이한 서체로 부각시켜 표시한 표장을 부착하여 사용하고 있음을 알 수 있는바, 비록 위표장들이 피고인의 상호나 그것을 변형시킨 문자라고 하더라도 그 사용 태양에 비추어 볼 때 이는상표적으로 사용된 것이라 할 것이고, 또한 위 표장들은 일반의 주의를 끌기 위하여
관리자 2016.01.11 조회 1435
상호의 사용이 상호를 보통으로 표시하는 방법으로 사용하였는지, 상표적으로 사용하였는지에 대해서 문제가 되어 있던 판례가 있습니다. 두번째 판례. 내 상호를 사용하여 왔으나, 이것이 다른 사람의 상표권을 침해하는 행위가 될 수 있습니다. 되도록, 사업자등록을 하시기 전에 상표등록을 미리 하여 두는 전략이 필요하리라 사료됩니다. 【판시사항】 [1] 상표법 제51조 제1호 소정의 '상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'의 의미 및 법인인 회사가 그 상호를 표시하면서  회사의 종류를 표시하는 부분을 생략한 경우, 상표권의 효력이 미치는지 여부(한정 적극) [2] (가)호 표장 "하나로통신"이 상표법 제51조 제1호 소정의 '상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장'에 해당한다고 본 원심을 파기한 사례 【재판요지】 [1] 상표법 제51조 제1호 본문에 의하면, 자기의 상호 또는 그 상호의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권설정의 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 이상 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는바, 위 법규정에서 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다 함은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시한다는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 그 표장을 보고 일반 수요자가 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다 할 것이므로, 법인인 회사가 그 상호를 표시하면서 회사의 종류를 표시하는 부분을 생략한 경우에는 그것이 널리 알려져 있지 않은 이상 일반 수요자가 반드시 상호로 인식한다고 할 수 없어 이를 회사의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로...
관리자 2016.01.11 조회 1751
건축 건설기술분야에도 많은 지적재산권 침해 소송이 수행되고 있습니다.  디자인의 침해여부와 관련하여, 교각 점검대에 대한 판례가 있어 이를 소개해볼까 합니다.    1. 기초사실 가. 심결의 경위 원고는, 아래 나.항의 이 사건 등록디자인의 권리자인 피고를 상대로, 이 사건 등록디자인이 그 출원 전에 국내에서 반포된 간행물에 게재된 아래 다. 항의 비교대상디자인 1(원고는 이 사건 소송에 이르러 아래 라.항의 비교대 상디자인 2를 새로 제출하였다)과 유사하여 구 의장법(1997. 8. 22. 법률 제5354호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항 제3호에 해당한다는 이유 등으로 등록무효심판을 청구하였는바, 특허심판원은, 이 사건 등록디자인과 비교대상디자인 1에서 느껴지는 전체적인 심미감이 유사하지 않다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다. 나. 이 사건 등록디자인 ⑴ 물품 : 교각 점검대 ⑵ 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 1997. 12. 8./ 1998. 9. 22./ 제227959호 ⑶ 디자인의 요지와 도면 : 별지 1과 같다. 다. 비교대상디자인 1 ⑴ 물품 : 교각 점검대 지지프레임 ⑵ 출원일/ 공개일/ 공개번호 : 1997. 4. 18./ 1997. 6. 18./ 제97-1672호 ⑶ 디자인의 요지와 도면 : 별지 2와 같다.  라. 비교대상디자인 2 ⑴ 1992. 12. 31.부터 1997. 12. 31.까지 사이에 시공된 “자연농원-광주간 도로확장 및 포장공사” 중 “양벌대교”에 설치된 것으로, 시공사가 발주자인 서울 지방국토관리청에 보고한 1997. 6. 9.자 실정보고서 및 발주자가 승인한 1997.6. 26.자 실정보고승인서에 첨부된 변경설계도면에 도시되어 있고, 예비준공일인 1997. 11. 30. 이전에 구조물 납품 및...
관리자 2016.01.05 조회 1417
매우 유명한 판례입니다. 심결시를 기준으로 상표의 유사여부를 판단하여야 한다는 대법원 전원합의체 판결입니다. 즉, ABC라는 이름으로 상표등록을 받았고, 상대방은 AB라고 쓰고 있는 경우에, 이들 상표들 사이의 유사여부는 권리범위확인심판 등 심판의 심결시를 기준으로 ABC 등록상표가 유명해져서, 소비자들은 AB만 보더라도 ABC등록상표를 떠올리냐 여부를 판단하는 것입니다. 【판시사항】[1] 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한 요소가 되는 등록상표의 식별력 판단 기준시(=심결 시)[2] 확인대상표장 “”의 사용자 甲 주식회사가 乙 미국회사를 상대로 확인대상표장이 乙 회사의 등록상표 “”의 권리범위에 속하지 않는다면서 소극적 권리범위확인심판을 청구하였는데 특허심판원이 이를 받아들이는 심결을 한 사안에서, 등록상표의 전부 또는 일부 구성이 등록결정 당시에는 식별력이 없거나 미약하였으나, 심결 당시에는 등록상표와 확인대상표장이 유사한 상표라고 한 사례   【판결요지】[1] [다수의견] 상표의 유사 여부는 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 지정상품의 거래에서 일반 수요자들이 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지에 따라 판단하여야 한다. 그리고 그 판단에서는 자타상품을 구별할 수 있게 하는 식별력의 유무와 강약이 주요한 고려요소가 된다 할 것인데, 상표의 식별력은 상표가 가지고 있는 관념, 상품과의 관계, 당해 상품이 거래되는 시장의 성질, 거래 실태 및 거래 방법, 상품의 속성, 수요자의 구성, 상표 사용의 정도 등에 따라 달라질 수 있는 상대적·유동적인 것이므로, 이는 상표의 유사 여부와 동일한 시점을 기준으로 그 유무와 강약을 판단하여야 한다.따라서 상표권의 권리범위확인심판 및 그 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부를 판단하기 위한...
관리자 2016.01.05 조회 958
특허법에서 요구하는 산업상 이용할 수 있는 발명과 관련한 대법원 판례가 있습니다. 대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003 판결 구 특허법시행령 제1조 제2항이 정한 ‘기탁사실을 증명하는 서면’은 미생물의 수탁기관이 발행하는 미생물수탁번호통지서나 수탁증 등과 같이 당해 미생물의 기탁사실을 객관적으로 증명하는 서면을 말하는 것이므로, 특허발명의 출원시에 제출된 명세서에 당해 미생물의 기탁번호·기탁기관의 명칭 및 기탁연월일을 기재하였다고 하더라도, 이는 구 특허법시행규칙 제31조의2 제1항의 명세서 기재요건을 충족한 것으로 볼 수 있을 뿐, 이러한 출원서의 제출을 들어 위 시행령 제1조 제1항의 ‘기탁사실을 증명하는 서면’이 제출되었다고 할 수 는 없고, 이 사건 미생물이 미국의 ATCC에 기탁되어 있다는 사실만으로는 이 사건 특허 발명의 우선일인 1984년 12월 4일경 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 미생물을 용이하게 얻을 수 있는 것이라고 할 수도 없으며,  특허발명의 심사 단계에서 미생물 기탁증명서의 미제출을 간과한 채 특허가 되었다고 하여 그 출원절차상의 하자가 치유된다거나 출원에 있어서의 하자를 들어 특허의 효력을 부인하는 것이 금지된다고 보아야 할 아무런 근거가 없다. 따라서 미생물의 기탁에 관한 요건을 충족하지 못한 이 사건 특허발명은 미완성 발명에 해당하고, 미완성발명의 경우는 특허무효심결의 확정 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없는 법리이므로, 원고의 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 것도 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.   대법원 2004. 4. 16. 선고 2002후 635판결  특허법 제2조제1호는 특허법에서 말하는 발명이라고 함은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’을 의미한다고 규정하고...
관리자 2016.01.04 조회 1489