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변리사칼럼 2017-10-27T11:37:36+00:00

변리사칼럼


특허출원을 하게 되면, "심사청구"를 한 경우에만 특허청에서 심사를 진행하게 됩니다. 대부분의 경우, 심사청구를 하고 있지만, 때로는 전략적으로 심사청구를 하지 않는 경우도 있습니다. 특허출원 후 특허청에서 특허등록이 되었으나, 특허권 침해 소송으로 방안으로 특허무효심판이 청구되어 대법원까지 간 사건이 있습니다. 1. 특허의 내용 특허는, 베개속(베개 내용물)에 대한 것으로서, 합성수지재 원료에 원적외선 발산체 150-350메시 분말상태로 총량대비 5~20wt%를 배합조성된 원료를 성형가공하여 구성되는 원적외선 발산체를 배합한 베개속 입니다. 2. 대법원의 판시사항 (1) 베개속의 원료로 원적외선 발산체를 사용하는 것은 크게 획기적인 것으로 보이지 않고, 원적외선 발산체 입자의 크기와 양을 한정한 것은 반복시험을 통해서 최적비율을 적절하게 선택할 수 있는 정도에 불과한 수치한정이기 때문에, 특허등록에 요구되는 진보성이 인정되지 않는다고 하였습니다. (2) 특허가 구성요소들에 대한 수치를 한정한 발명의 경우에, 진보성이 인정되기 위한 조건에 대해서도 판단하였습니다. 3. 대법원의 판결 요지 (1) 특허의 출원인은 원적외선 발산체 입자의 크기와 양을 한정한 것이 원적외선 발산능력과, 합성수지재 원료와의 결속력, 금형장치의 손상, 가공시간을 단축시킬 수 있다고 주장하였으나, 이것은 반복적으로 시험할 수 있는 것을 통해서 당연히 얻을 수 있는 수치사항에 불과하다고 판단하였습니다. (2) 수치한정발명의 경우, 특허발명이 공지된 발명의 구성요소들의 수치를 한정함으로써 이를 수량적으로 표현한 경우에 있어서, 통상의 지식을 가진 자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정으로 그러한 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는 경우라면 진보성 요건이 충족되지 않은 경우라고 보아야 한다고...
관리자 2019.01.20 조회 133
상표등록무효심판의 경우, 상표권침해의 문제가 발생하는 경우에, 많이 사용되는 심판 중 하나 입니다. 또한, 내 상표권과 유사한 상표권이 등록되지 않도록 하면서, 나의 상표권의 권리범위를 확장해나가기 위하여 비슷한 상표권의 등록시에 이를 합당한 이유로 무효화시키고자 하는 경우에도 사용되고 있습니다. 상표 뿐만 아니라, 특허, 디자인 역시도 등록된 이후에 무효가 되지 않아야, 살아남은 좋은 권리가 됩니다. A상표가 등록을 받았으나, A 상표는 먼저 등록받은  B상표와 유사하지 않다는 이유로 특허청에서 등록이 되었습니다. 그러나, B상표의 권리자는 자신의 상표와 A상표가 유사함에도 불구하고, A상표가 등록되지 말았어야 했는데, 잘못 등록되었다는 이유로 상표무효심판을 제기하였습니다. 1. A상표(후등록)와, B상표(선등록) 2. B상표의 상표권자의 주장  B상표의 상표권자는 자신이 먼저 등록받은 바 있으며, 자신의 등록상표들(3개)과, APM24라는 상표는 표장이 유사하고, 또한, 자신의 등록상표들의 지정상품/지정서비스업과, A상표의 지정서비스업이 유사하다고 주장하면서, B상표가 선등록되어 있으므로, A상표는 무효되어야 한다고 주장하였습니다. 3. 특허법원의 판단 쟁점은, B상표의 지정상품과 서비스업이 A상표의 지정서비스업(백화점업, 대형할인마트업, 슈퍼마켓업, 편의점업)과 유사한지 여부였습니다. B상표의 등록상황을 보면, 의류, 우산, 신발, 모자, 화장품류를 판매대행하거나 판매알선하는 서비스를 제공하고, 또한 신발, 모자, 양말, 스타킹 등의 상품을 판매대행하거나 도소매하는 서비스에 대한 것이였습니다. 그렇다면, 패션 상품의 판매대행/도소매업과, 백화점업/슈퍼마켓업과 유사한지 여부가 핵심 쟁점입니다. 특허법원은, 특허청 심사기준의 원칙을 존중하여 서로 유사한 서비스업이 아니라고 판단하였습니다. 4. 대법원의 판단 그러나, 대법원은 특허청 심사기준과, 특허법원의 판단을 뒤집는 판결을 내렸습니다. 대법원의 판단 기준을 보면, (1) 선등록상표의 지정서비스업 중 판매대행업과 소매업은 의류 및 패션잡화 등을...
관리자 2019.01.17 조회 132
특허사무소 소담의 대표변리사 여인재입니다. 신제품을 출시한 A씨는 디자인등록을 받고, 등록된 디자인과 동일한 디자인의 물건을 판매하는 도중, B씨로부터 디자인권 침해에 대한 권리범위확인심판을 당했습니다. A씨의 디자인은 B씨의 디자인보다 늦게 특허청에 출원한 경우이고, A씨의 디자인이 B씨의 디자인과 다르지만 B씨의 디자인 위에 추가적으로 모양을 부가한 경우에 침해여부가 문제됩니다. 1. 먼저 특허청에 출원한 B씨의 디자인  2. B씨보다는 특허청에 늦게 출원한 A씨의 디자인  3. 양 디자인의 비교 두 개의 디자인 모두 직물지에 관한 것이며, 먼저 등록되어 있는 B씨의 디자인의 경우 표면에 다소 미세하게 엠보싱처리가 되어 있고, 상하좌우 연속되는 패턴이며, 커튼이나 이불의 원단에 사용되는 것입니다. 물론, A씨의 디자인에는 그러한 엠보싱 처리과와, "V"자 모양을 연속적으로 반복하는 패턴이 있기는 하지만, 꽃 모양의 패턴이 더 있습니다. 이것은 분명히 B씨 디자인과는 차이가 있는 것이고, 디자인이 비슷해 보이지 않게 합니다. 그러나, 디자인법적으로 A씨의 디자인에 꽃 모양이 있다고 하더라도, B씨의 디자인을 그대로 사용해서 이용하는 것이 아니냐!는 것이 문제되었습니다. 즉, 이용관계에 있는 것이고, 특허나 실용신안의 경우 이용관계에 있으면 특허권 침해가 되기 때문에, 디자인 역시 이용관계에 있고 그에 따라 디자인권리 침해가 된다는 소송이였습니다. 본 사건은 1심(특허심판원)과 2심(특허법원)의 판단은 동일하였으나, 대법원에서 결론이 뒤바뀐 사건입니다. 4. 1심(특허심판원)과 2심(특허법원)의 판단 1심과 2심에서는, B씨의 손을 들어주어, A씨의 디자인이 비록 등록되어 있으나 이용관계에 있는 것이고 그로 인해 B씨의 디자인권리를 침해한 것이라고 판단하였습니다. 구체적으로, 양 디자인에서 A씨의 디자인은 바탕무늬와 나뭇잎 모양의...
관리자 2019.01.09 조회 612
영화로 유명한 "트랜스포머"와 관련되는 상표소송, 상표등록무효심판 및 심결취소소송이 있었습니다. 먼저, 등록이 무효로 되어야 한다는 상표는 다음과 같습니다. 즉, 그림과 TRANSFORMER라는 이름을 등산용품에 관하여 상표등록을 받은 것이였고, 우리가 흔히 알고 있는 트랜스포머에 관한 상표권을 가지고 있는 하스브로(HASBRO.INC)에서 특허청에서의 상표등록은 무효로되어야 한다고 무효심판을 제기한 사건이였습니다. 1. 유명 영화 "트랜스포머"측에서 보유한 상표권은? 위와 같이, 다양한 물품쪽에 상표권을 등록받아 두었습니다. 다만, 대부분 등록받은 상품은 "등산용품"과는 전혀 관련이 없는 인형, 완구, 출판물 등에 대한 것이였습니다. 따라서, 일반적인 상표권사이의 다툼이라면, 무효가 되기 어려울 것이지만, 아무래도 영화 "트랜스포머"로 인해 장난감/완구가 매우 유명해졌기 때문에, 유명한 정도에 따라 무효가 될 수도 있는 사안이였습니다. 2. 1심에 해당하는 특허심판원의 판단? 상표등록무효심판에 대해서 특허심판원은, 1) 상표(표장)는 유사하지만, 2) 무효대상의 상표권의 지정상품(등산용품)은 선등록되거나 선사용된 상품과 밀접한 경제적 견련관계가 있다고 볼 수 없어, 상품출처의 오인혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 없음.  3) 따라서, 상표등록의 무효가 되지 않는다고 판단. 3. 2심에 해당하는 특허법원의 판단? 특허법원은 특허심판원의 판단을 뒤집었습니다. 1) 한국에서 영화 '트랜스포머'가 개봉 당시 2007년 700만명 이상의 박스오피스를 달성하고, 주연배우인 샤이아 파보프 및 메간 폭스가 한국에 와서 기념행사를 참석하는 등 트랜스포머 시리즈에 대한 이벤트를 진행한 바 있는 사실, 2) '트랜스포머' 관련 완구를 2008년부터 본격적으로 판매하여 1개월 동안 10만개를 판매한 사실, 3) 영화 '트랜스포머' 2편은 2009년에 개봉하여 700만명 이상의 박스오피스를 달성한 사실등으로부터 국내에서 저명성을...
관리자 2018.12.28 조회 234
특허사무소 소담의 여인재 대표변리사입니다. 특허를 비롯한 상표, 디자인의 경우 침해여부가 문제될 때 권리범위확인심판을 진행하고 있습니다. 권리범위확인심판의 종류 첫째, 적극적 권리범위확인심판입니다. 적극적으로 내 권리가 침해당했다고 주장하는 격입니다. 즉, 권리자가 침해물품을 판매하는자/침해물품을 제조하는자를 상대로 내 권리를 침해하고 있다고 생각하니, 침해가 맞는지를 확인해달라는 취지의 심판입니다. 둘째, 소극적 권리범위확인심판입니다. 소극적으로 내가 판매하고 있는 물건은 등록되어 있는 권리와는 상관없다고 주장하는 격입니다. 즉, 특허나 디자인권리를 가지고 있는 자가 권리를 침해하고 있다는 내용증명우편을 보내거나, 쇼핑몰에 신고를 한 경우, 내가 판매하고 있는 물건 / 내가 만들고 있는 물건은 등록된 특허권 또는 디자인권리를 침해하지 않는다는 것을 청구하는 심판입니다. 결국, 침해여부 판단? 법률적으로 아주 미묘한 차이를 제외하면, 적극적 권리범위확인심판과, 소극적 권리범위확인심판에 의해 침해여부가 판단된다는 점에서 동일한 면이 많습니다. 사례소개 신발(방한화)에 대한 디자인권리범위확인심판의 결과 위의 사진과 같이, 방한화(신발)에 대해서 디자인 침해가 문제된 사건이 있었습니다. 그리고, 침해여부는 등록디자인과 침해물품을 1:1로 비교하여서는 안됩니다. 반드시, 관련되는 기존의 제품디자인을 참고하여야만 합니다. 그러한 참조의 결과, 등록디자인의 권리를 넓게 고려해야할지, 아니면 권리를 작게 인정할지를 결정할 수 있습니다. 등록디자인의 권리자는 당연히 권리를 넓게 인정받으려 할 것이고, 침해물품의 판매/제조자는 디자인권리가 좁게 인정되도록 소송절차를 밟게 됩니다. 위와 같은 선행디자인, 즉, 등록디자인의 출원일 이전에 이미 공개되어 있었던 자료를 소송절차 진행중에 제출하였습니다. 여기서, 중요한 것은 선행디자인들과 등록디자인을 비교하면서 대응할 것인지, 아니면 선행디자인들과 확인대상디자인(침해물품)을 비교하면서 대응할 것인지를 신중한 검토를 한 다음 진행할 필요가...
관리자 2018.12.19 조회 187
특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다. 해외사이트에서 직접 구매에서 한국으로 수입하는 행위, 직구는 아무래도 진정상품 병행수입이 허용되기 때문에 가능할 것입니다. 2006년 대법원의 판단으로 몇가지 조건이 허용된다면, 진정상품 병행수입은 상표권침해가 되지 않는다고 판단한 바 있습니다. 그 판단의 배경과, 근거를 통해 진정상품병행수입이 되기 위한 조건을 확인하겠습니다. [판시사항] 국내의 등록상표와 동일/유사한 상표가 부착된 지정상품과 동일/유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해가 되지 않기 위한 요건 [판결요지] 국내에 등록된 상표와 동일/유사한 상표가 부착된 지정상품과 동일/유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해가 되지 않기 위해서는, 외국의 상표권자(정당한 사용권자)가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼수 있어야 한다. 그리고, 수입된 상품과 우리나라 상표권자가 등록상표를 부착한 상품 사이에 품질에 있어 실질적인 차이가 없어야 하고, 여기에서 품질의 차이란 제품 자체의 성능, 내구성 등의 차이를 의미하는 것이지 그에 부수되는 서비스로서의 고객지원, 무상수리, 부품교체 등의 유무에 따른 차이를 말하는 것이 아니다. [병행수입을 막기 위해서는?] 반대로, 국내상표권자가 병행수입을 막기 위해서는, 외국에서 판매되는 물건과, 한국에서 판매되는 물건 사이에 품질 차이가 존재하여야 합니다. 이를 위해서, 국내상표권자는 외국 상표권자의 물건을 그대로 들여와서 판매하기 보다는, 완성되지 않은 물건을 한국으로 들여온 다음, 한국에서 추가 제조 공정을 거친 다음 판매하기도 합니다. 동일한 상표의 물건이지만, 외국에서...
관리자 2018.12.07 조회 261
디자인침해소송을 진행하는 경우에, 많은 경우 디자인등록무효심판을 청구하고 있습니다. 그 이유는 디자인이 무효가 되면, 침해의 문제가 애초부터 없어지기 때문입니다. 특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다. 디자인무효에 관하여 대법원까지 다툼이 있었던 사례를 소개해보고자 합니다. 1. 디자인등록의 무효사유 크게 신규성과, 창작성(특허에서는 진보성)이 그 이유입니다. 첫째, 등록되어 있는 디자인이 출원되기 이전에 과거에 있었던 것이며, 원래는 등록되지 않았어야 했는데, 잘못 등록되었기 때문에 무효로 되어야 한다는 것입니다. 둘째, 동일하지는 않지만 그 이전에 있었던 디자인들과 크게 다르지 않아 창작성이 인정되지 않으므로 등록이 무효로 되어야 한다는 것입니다. 실무상, 디자인이 무효로 되는 경우는 창작성이 인정되지 않은 경우가 많습니다. 2. 창작성의 기준 대법원에서는, 디자인의 결합 뿐만 아니라 디자인 각각에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 창작성이 없다는 기준을 세웠습니다. 다만, 실무상 그 창작성의 기준이라는 것이 모호하기 때문에 다양한 판례와 사례를 중심으로 대응해나가야 할 것입니다. 그만큼, 관련되는 판례/사례를 많이 알고 있는 것이 중요합니다. 3. 창작성이 인정되지 않은 사건(대법원) 3.1. 등록된 디자인 등록된 디자인은 전력계함이였습니다. 전력계함의 정면 윗 부분에 두개의 정사각형 투시창이 형성되어 있으며, 심야 전기 타이머를 볼 수 있또록 구성되어 있습니다. 3.2. 그 전에 존재하였던 디자인 등록된 디자인을 무효시키기 위하여, 증거자료로 제출된 관련 물품중에서 메인 증거자료는 위와 같습니다. 등록된 디자인과, 그 전에 존재하였던 전력계함의 경우, 투시창의 배치와, 상하 개폐문의 형상, 배면부의 형상이 거의 동일하거나 유사하다는 점, 투시창의 차양부와 전면의 사각테두리형상등에서 세부적인 차이가 있지만...
관리자 2018.11.28 조회 190
디자인침해여부와 관련하여서는, 등록된 디자인과, 침해여부가 문제되는 물건 사이에 1:1로 디자인이 유사한지를 판단하지 않는다고 말씀드린 바 있습니다. 즉, 디자인권리를 침해하였는지 여부는, 그 등록되어 있는 디자인이 출원되기 이전에 어떤 것들이 존재하여 왔는지를 반드시 확인하여야 합니다.  만약, 디자인침해여부가 문제되는 사안에서, 침해여부가 문제되는 물건의 대리인측이 등록디자인 이전에 어떤 물건들이 존재하여 왔는지를 제출하지 않는다면, 그것은 문제가 있다고 생각합니다. 1. 등록된 디자인권리는? 등록된 디자인은 포장용 상자에 관한 것입니다. 홈이 있어 물건을 안정적으로 담을 수 있는 모양으로 디자인되었습니다. 2. 침해여부가 문제가 된 물건은?(확인대상디자인) 앞서, 검토한 바와 같이, 디자인의 침해여부는 디자인권리와 침해물품 사이에 1:1로 비교하여서는 안됩니다. 3. 관련되는 다른 디자인들은? 침해주장을 당한 입장에서는, 위와 같이 등록된 디자인이 출원되기 이전에 비슷한 디자인들이 어떤 것들이 있었는지를 제출하는 것이 소송에 유리합니다. 이것은 결국 등록되어 있는 디자인 권리의 권리범위를 넓게 보아야 할지, 좁게 해석해야 할지를 결정하는 중요한 증거자료가 됩니다. 4. 침해여부에 대한 결론은? 첫째, 등록된 디자인은 침해여부가 문제되는 확인대상디자인과 전체적으로 상이한 심미감을 전달하기 때문에, 유사하지 않다고 판단 둘째, 이와 같이 유사하지 않다고 판단한 근거는, 등록된 디자인의 구성요소들이 선행디자인에 이미 나와 있는 구성들이여서, 그 중요도를 낮게 보아야 하기 때문으로 판단 5. 결론 1심에 해당하는 특허심판원과, 2심에 해당하는 특허법원 모두 디자인권리의 침해가 되지 않는다고 판단한 사건입니다. 그 이유는 등록된 디자인의 구성요소들중 주요 부분들이 이미 나와 있는 디자인들과 실질적으로 동일하고, 그 부분들은 디자인권리를 넓게 인정해주어서는...
관리자 2018.11.15 조회 208
디자인등록은 하지 않은채 제품을 출시/판매하였고, 그 디자인을 유사하게 모방한 제품에 대해서 침해를 주장한 사건입니다. 반지, 목걸이, 팔찌 등의 악세사리는 디자인등록을 하는 경우가 많습니다. 그러나, 이유는 불명하나, 디자인등록을 하지 않은채 제품을 판매하여 오다가 많은 판매가 이루어졌고, 모방품들이 많이 생산되어 부정경쟁방지법으로 침해를 주장한 사건입니다. 일본 회사는 위와 같은 디자인의 목걸이, 반지, 팔찌를 판매하여 왔습니다. 그러나, 디자인등록을 해 두지 않았기 때문에, 부정경쟁방지법에 따른 부정경쟁행위로 침해를 주장하였습니다. "원고제품들 중에서 아래 선내에 표시된 부분(이하 ‘원고제품형태’)은 국내에 널리 인식된 원고들의 상품표지 내지는 원고들의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과물에 해당"한다고 주장하였습니다. 그리고, "부정경쟁방지법에 기한 금지·폐기의무의 이행으로서, 피고제품들을 제조하거나 피고제품들을 판매·반포 또는 수입·수출하여서는 아니 되고, 공장, 사무실, 매장, 영업소, 창고에 보관 또는 전시 중인 피고제품들의 완제품, 반제품을 폐기할 의무가 있다"고 주장하였습니다. 법원의 판단 근거 부정경쟁방지법 제2조제1호 (가)목과, (다)목에 대한 판단 상품의 형태는 디자인권이나 특허권 등에 의하여 보호되지 않는 한 원칙적으로 이를 모방하여 제작하는 것이 허용되며, 다만 예외적으로 어떤 상품의 형태가 2차적으로 상품출처표시기능을 획득하고 나아가 주지성까지 획득하는 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 “그 밖의 타인의 상품임을 표시한 표지”에 해당하여 같은 법에 의한 보호를 받을 수 있다. 그리고 이때 상품의 형태가 출처표시기능을 가지고 아울러 주지성을 획득하기 위해서는, 상품의 형태가 다른 유사상품과 비교하여, 수요자의 감각에 강하게 호소하는 독특한 디자인적 특징을 가지고 있어야 하고, 일반수요자가 일견하여 특정의 영업주체의 상품이라는 것을 인식할...
관리자 2018.10.31 조회 312
특허사무소 소담의 여인재변리사입니다. 최근 가구업체 넵스가 디자인침해소송에 휩싸였다는 뉴스가 있습니다. 넵스의 협력사인 '우드피플'이 '넵스'를 상대로 디자인침해에 따른 가처분소송을 청구하였습니다. (참고로, 가처분소송은 당사자 간에 현재 다툼이 있는 권리관계가 존재하고 그에 대한 확정판결이 있기까지 현상의 진행을 그대로 방치한다면 권리자가 현저한 손해를 입거나 급박한 위험에 처하는 등 소송의 목적을 달성하기 어려운 경우 인정되는 보전처분을 의미합니다. ) 넵스가 리브판넬과 무늬목의 공급업체를 '우드피플'에서 다른 업체로 변경하게 되면서, 디자인권리를 가지고 있었던 '우드피플'이 디자인침해소송을 제기한 것입니다. '우드피플'이 어떤 디자인에 대해서 침해소송을 청구하였는지 정확히 모르지만, 우드피플측에서 보유한 디자인권리 몇가지를 찾아보았습니다. 1. 장식 판넬 디자인 건물의 내벽이나 천장, 주방가구, 가구류 표면에 부착되는 장식 판넬에 대한 디자인이 있었습니다. 2. 장식 판넬 2번째의 디자인권리 역시 장식 판넬에 대한 것입니다. 3. 장식 판넬 3번째 디자인권리도 장식판넬에 대한 것이며, 다른 그 모양이 상당히 독특한 것이 특징입니다. 저희 특허사무소 소담과, 법률사무소 소담에서도 위와 같이 장식 판넬에 관한 소송을 몇차례 진행한적 있습니다. 예를 들면, 디자인침해 여부를 다투는 디자인권리범위확인심판과, 디자인 무효를 다투는 디자인무효심판을 등입니다. 공격을 당한 '넵스'에서도 기존에 이미 존재하였던 장식 판넬의 디자인에 의해서, 디자인권리를 좁게 해석하여야 한다거나, 디자인권리가 인정되어서는 안된다는 대응을 진행할 것으로 예상됩니다. 디자인침해여부는, 그 디자인권리가 출원되기 이전에 어떤 유사한 디자인이 존재하였는지가 중요합니다. 소송을 진행하다보면, 어떤 증거자료(과거의 유사 디자인)를 제출하는지에 따라 침해 여부가 결정되는 경우가 많습니다. 소송을 진행하는 동안 의견서/준시서면을 어떻게 작성하는지도 중요하지만, 과거에 유사한...
관리자 2018.10.05 조회 232