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변리사칼럼 2017-10-27T11:37:36+00:00

변리사칼럼


디자인특허, 즉, 디자인의 경우에도 침해관련되는 분쟁이 많은 분야중 하나입니다. 특히, 기술적인 사항을 구체적으로 검토해야 하는 특허와 달리, 일반 사람들도 나름대로의 기준으로 쉽게 디자인이 유사한지 아닌지를 생각할 수 있기 때문입니다. 그리고, 공공기관에 납품하는 제품이거나, 경쟁이 치열한 제품의 경우 특허보다 오히려 디자인침해에 관한 논쟁이 많기도 합니다. 권리범위확인심판에 관하여 1심에 해당하는 특허심판원과, 2심에 해당하는 특허법원의 결론이 다른 경우가 있었습니다. 1. 등록된 디자인과 침해의 문제가 된 디자인   등록된 디자인은 가로등이나 전신주에 체결되어서, 안내판이 설치될 수 있또록 하는 안내판 걸이구에 대한 것이였습니다. 그리고, 침해의 문제가 된 제품은 아래의 사진과 같은 안내판 걸이구였습니다. 디자인에 관하여 침해인지 여부는 등록디자인과 침해물품 사이를 1:1로 비교하지 않습니다. 즉, 등록된 디자인을 출원하기 이전에, 유사한 디자인들이 어떤 것들이 있었는지가 중요합니다. 2. 1심 특허심판원의 판단 1) 원통형의 체결부재 형상에서 등록디자인은 브라켓이 연결된 부분과 대칭하여 일측이 개방되어 있으나, 침해물품은 체결부재의 우상방향으로 일측이 개방되도록 형성되어 있는 점 2) 등록디자인은 사각형 개구부가 있으나, 침해물품은 타원형의 통공이 중첩되도록 형성되어 있는 점, 3) 침해물품 디자인은 브라켓 내부에 두개의 통공이 형성되어 있는 점 등을 이유로 유사하지 않은 디자인이라고 판단하였습니다. 3. 2심 특허법원의 판단 그러나, 특허법원은 특허심판원의 판단을 뒤집었습니다. 판단 근거를 요약하면, 1) 등록디자인과 침해물품 디자인은 도로명을 알려주는 안내판 걸이구로서, 전체적으로 유사한 심미감을 갖음. 왜냐하면, 도로에 설치된 가로등이나 전신주의 높은 곳에 설치되고, 사람들이 어느 정도 거리를 두고 안내판 방향을 바라보게...
관리자 2018.07.12 조회 31
특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다. 지역명칭이 상표에 들어가는 경우, 해당 지역 이름은 식별력이 없는 것으로 보는 경우가 대부분입니다. 그렇다면, 서울대학교, American University와 같은 대학교 이름의 상표의 경우는 어떨지가 문제된 사건이 최근 있었습니다. 1. 사건 개요 미국의 AMERICAN UNIVERSITY 측에서 한국에 상표출원을 하였으나, 특허청이 등록을 거절하였습니다. 이에 특허심판원에 거절결정불복심판을 제기했고, 특허심판원 역시 상표등록이 거절되어야 한다고 판단하였습니다. 다시 불복하여, 특허법원에 소를 제기하였고, 특허법원은 상표등록 되어야 한다고 판단하여 결과를 뒤집었습니다. 또 다시 특허청은 대법원에 상고하였으며, 대법원 역시 상표등록이 되어야 한다고 특허법원의 손을 들어주었습니다. 대법원은 특허법원과 그 결과는 동일하게 상표등록되어야 한다고 하였으나, 구체적인 근거는 다르게 판단하였습니다. 2. 상표등록의 거절 사유는? 상표법에 따르면, 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 등록을 받을 수 없으며, 이러한 상표는 그 현저성과 주지성 때문에 상표의 식별력을 인정할 수 없어 특정 개인에게 독점사용권을 부여하지 않으려는 데 입법취지가 있습니다. 다만, 위 규정은 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 적용될 수 있으나, 그러한 결합으로 본래의 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있습니다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결 등 참조). 즉, 현저한 지리적 명칭과 표장이 결합한 상표에 새로운 관념이나 새로운 식별력이 생기는 경우는 다양하므로, 구체적인 사안에서 개별적으로 새로운 관념이나 식별력이 생겼는지를 판단하여야 합니다. 3. 서울대학교는 상표등록되었는가? 대학교를 의미하는 단어와 결합되어 있는 상표에...
관리자 2018.07.11 조회 27
특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다.   불사용취소심판은 상표를 등록하였으나, 사용하지 않는 상표는 그 상표를 사용하고 싶어하는 사람에게 주도록 하자는 취지입니다. 즉, 상표는 아이디어가 아니기에 한정적으로 존재할 수 밖에 없고, 등록 후 3년 동안 사용하지 않는 경우에는 등록을 취소할 수 있는 심판을 누구나 청구할 수 있습니다.   불사용취소심판을 먼저 청구해야 할까? 아니면, 불사용취소심판을 청구하기 전에 상표출원을 먼저 해야 할까? 과거, 불사용취소심판을 청구하면, 상표권을 갖고 있던 상표권자가 상표권을 포기하고 재출원하거나, 동일한 취소심판을 제3자로 하여금 청구하게 하는 등 다양한 편법이 이용될 수 있었으나, 현행 상표법에 따르면 1. 불사용취소심판에서 상표권이 소멸(취소)이 되더라도 6개월 독점출원권은 존재하지 않기 때문에, 불사용취소심판을 청구하기 전 상표출원을 먼저하여야 합니다.  2. 불사용취소심판을 청구한 사람이 여러명이고, 상표출원을 한 사람도 여러명일 경우에, 그 등록의 선후관계는 상표출원을 가장 먼저 출원한 자가 될 수 있습니다.   개정된 상표법은 취소심판을 청구하기 전에 상표출원을 먼저 할 것을 분명히 유도하고 있기 때문에, 상표출원을 먼저 한 자가 나중에 취소심판을 청구한 경우 역시 상표권 등록에 매우 유리합니다.   실무에서 여러 차례 상담을 받은 사안이기에, 별도로 정리하여 칼럼에 기재하여 봅니다. 감사합니다.        
관리자 2018.06.20 조회 60
특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다. 상표권침해소송, 상표권 분쟁이 문제되는 경우, 권리범위확인심판을 통해서 상표권의 침해가 맞는지, 즉, 상표가 유사한 것인지에 대해서 판단을 받게 됩니다. 상표권 침해소송 사례를 몇가지 소개하는 것을 통해, 상표권 침해 여부에 대한 법원의 판단을 가늠해볼 수 있을 것입니다. 1.상표권 침해가 맞다고 판단한 사건  "로고 + Saboo"는 등록된 상표권, "로고+sobia"는 침해여부가 문제된 상표 1심에 해당하는 권리범위확인심판에서는, 이 사건 등록상표 ‘ ’는 상단의 도형과 영어단어 ‘Saboo’가 상하 2단으로 구성된 결합표장이고, 확인대상표장 ‘ ’은 좌측의 도형과 영어단어 ‘Sabia’로 구성된 표장으로서, 양 상표는 일요부인 문자부분의 외관, 호칭 및 관념이 서로 비유사하고, 도형부분도 그 외관 및 관념이 서로 비유사하므로, 결국 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 그 전체적인 외관, 호칭, 관념이 서로 비유사하여 동일․유사한 상품에 함께 사용되더라도 일반 수요자나 거래자들로 하여금 그 출처에 관하여 혼동을 일으키게 할 염려가 없다고 할 것이기 때문에, 상표권 침해가 아니라고 판단하였습니다. 그러나, 2심에 해당하는 특허법원에서는 전혀 다른 판단을 하였습니다.  상표의 유사 판단에 있어서 외국문자로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국문자를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이다(대법원 2005. 11. 10. 선고 판결 등 참조). 등록상표의 문자부분  Saboo 를 그 문자 인식력을 압도하지 않는 범위에서 도안화한 것으로서 사부 로 호칭되고, 확인대상표장의 문자부분 는 sobia 를 그 문자 인식력을 압도하지 않는 범위에서 도안화한 것으로서 소비아 또는 소뱌 로...
관리자 2018.06.15 조회 59
안녕하세요. 특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다. 아파트브랜드 중 유명한 e편한세상이 상표권을 침해했는지가 문제되는 소송이 있었습니다.   1. 사건 경위 등록된 상표는 "PARK HILL"과, "파크힐"이 있는데, 이편한세상 측에서 "e편한세상금호파크힐스"를 사용하여 건물을 분양한 바 있습니다. 이에 대해서, 파크힐의 상표권자가 e편한세상을 상대로 상표권침해금지가처분 소송을 진행한 바 있습니다. 2. 당사자 주장 (1) 권리자(채권자) 주장 이 사건 아파트의 명칭으로 'e편한세상 금호파크힐스'를 사용하면서 이 사건 등록상표와 유사한 을 신축 아파트의 공용부분에 표시하고 이를 사용하여 아파트를 홍보하는 등 채권자의 이 사건 등록상표에 대한 전용사용권을 침해하고 있으므로,  사용금지 등을 구함. (2) 상표 사용자(채무자) 주장 채무자는 표장을 건물분양업에 사용하고 있을 뿐인데, 위 표장은 대림산업 주식회사(이하 '대림산업'이라 한다)의 저명한 서비스표인 ''을 포함하는 등 이 사건 등록상표와 유사하지 않고 수요자들이 양 상표를 오인·혼동할 우려도 없음. 그리고,  이 사건 등록상표는 지정서비스업의 품질, 용도를 설명하는 기술적 표장으로 이루어진 것인 등의 사유로 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 무효임이 명백한 상표권에 기초한 채권자의 신청은 권리남용에 해당함. 3. 법원 판단 (1) 상표의 유사여부에 대한 판단기준 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억 · 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는...
관리자 2018.06.12 조회 64
안녕하세요. 특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다. 특허 침해가 발생하였을 때, 1) 경고장을 발송하거나, 2) 형사고발을 하거나, 3) 민사상 손해배상 청구소송을 진행하거나, 4) 특허심판원에 권리범위확인심판 또는 특허무효심판을 진행하는 경우가 있습니다. 어떠한 방안으로 특허침해에 대해서 대응할지는, 사안에 대해서 전문가와 상담을 하는 것이 좋습니다. 형사고발과, 민사사송 손해배상청구소송은 변호사가 하여야 하고, 특허심판원의 권리범위확인심판, 무효심판은 변리사도 진행할 수 있습니다. 따라서, 특허침해와 관련되는 사항은, 변리사와 변호사가 함께 있는 전문가 집단에 상담을 하는 것이 좋습니다. 그렇다면, 민사상 손해배상청구소송을 진행하고 있는데, 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구할 수 있는가, 즉, 권리범위확인심판이 별도로 진행되는 것이 타당한 것인지가 문제됩니다.  이러한 사항에 대해서, 최근 대법원이 정리하였습니다. 특허권 침해에 관하여 계속 중인 민사소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있는 경우, 위 민사소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정되는지 여부 1.  특허법 제135조 규정 대법원은 "특허법에서 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다."고 판단하였습니다. 즉, 특허심판원에서의 권리범위확인심판은 법원에서의 손해배상 청구소송을 진행하는 것과 별개로 그 침해여부를 신속하게 알 수 있으므로, 당사자 사이의 합의를 빨리 이끌어 내는 등의 장점이 존재한다고 판단하였습니다. 2. 특허법 제164조 또한, 대법원은, "특허법 제164조...
관리자 2018.06.08 조회 73
국내기술, 인텔은 100억 사용료, 삼성과 애플은? 한겨례에서, 인텔이 100억 낸 국내 기술, 삼성은 특허료 안내려 ‘꼼수’라는 기사가 나왔습니다. 원문보기: http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/845786.html#csidxac6a7ffb093d68e90b251975456c651    하지만, 해당 한국특허를 살펴보니, 애플도 끼어들어 있었습니다. 애플에 관해서는 아래에서 말씀드리겠습니다.   삼성이 경북대학교를 찾아가서, 특허 소유권을 주장한 이유는? 간단히 정리하면, 직무발명과 관련된 특허권의 소유자를 주장한 것으로 보입니다. 이종호 교수(이하, 발명자)의 특허가 현재 재직중인 경북대와 어떤 관련이 있길래, 삼성에서는 경북대에 어떤 요청(?)을 했을까가 궁금합니다. 다만, 기사를 보면, 교육부는 경북대가 특허권리를 소유할 권리가 없다고 답변한 바 있다고 합니다. 이러한 상황으로 보았을 때, 직무발명으로서 경북대가 권리를 갖는지가 핵심일 것으로 보입니다. 경북대가 특허권에 대해서 권리를 갖기 위한 조건, 즉, 직무발명에 해당하기 위한 조건은 1) 경북대 재직 중에 발명이 완성되어야 할 것, 2) 해당 발명자의 직무가 발명을 하는 행위를 포함하는 것일 것, 3) 이외에, 특허권 양도에 관한 계약이 있는지 여부입니다. 1)과 2)는 경북대가 통상실시권을 갖기 위한 조건이 되고, 3)은 특허권 자체를 경북대가 갖기 위한 조건이 됩니다. 그러나, 기사를 확인해보니, 발명자(교수)는 경북대에 재직하지 않은 시기에 발명을 완성한 것이기 때문에, 2)번과 3)번을 살펴볼 필요도 없이 직무발명이 성립할 여지가 없습니다. 즉, 경북대가 특허에 대해서 어떤 권리를 가져갈 여지가 없어보입니다. 따라서, 발명자(교수)가 특허권을 갖는다고 보아야 할 것이며, 정당한 권리에 기초해서 특허권을 다른 회사(카이스트 자회사)로 양도한 것 역시도 정당한 권리 행사라 보입니다.   애플은 왜 갑자기? 이종호 교수의...
관리자 2018.05.23 조회 378
심판, 소송 전문의 특허사무소 소담, 여인재 변리사입니다. 상표등록은 하지 않았지만, 먼저 사용하고 있었는데, 나와 관계 있는 자가 그 상표를 등록받아버린 경우의 소송사건입니다.   원고 주장 < 특허청에 상표등록을 한 자> ❍ 이 사건 출원상표는 원고가 독자적으로 고안하여 선택된 표지를 기초로 출원되었으며, 정보제공자는 이 사건 출원상표에 대한 특허청의 상표등록결정을 받은 이후 이를 포기한 사실이 있어 이 사건 출원상표를 사용할 의사가 없다고 보여지므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 아니함   피고 주장 < 상표등록은 하지 않았지만, 상표를 먼저 사용하고 있었던 자> ❍ 이 사건 출원상표는 출원 당시에 이미 타인이 사용하거나 사용을 준비중인 상표임을 알면서, 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 것이므로 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당함   특허심판원의 판단 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하는지 여부 가. 판단기준 상표법 제7조 제1항 제18호는 ‘동업, 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 이는 특정인이 사용하고 있거나 사용을 준비하고 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 이유로 정당한 권원이 없는 제3자가 그와 동일·유사한 상표를 먼저 출원하여 등록받는 것을 허용하지 않는다는 취지로서, 계약관계나 업무상 거래관계 등에서 당사자 간에 지켜야 할 신의성실의 원칙에 위반되게 무단으로 상표를 출원하여 등록받는 경우와...
관리자 2018.05.09 조회 99
안녕하세요. 여인재 변리사입니다. 2017년 한해동안 대한항공이 "대한항공" 상표권을 사용한 대가로, 한진칼에게 300억원의 상표권 사용료를 지급했다고 합니다. 1. 대한항공 상표권은 누구의 소유? 대한항공 상표권은 처음 "주식회사 대한항공"이 출원하였고, 그 후 등록되었습니다. 즉, 원래의 권리자는 "주식회사 대한항공"이였습니다. 그러나, 권리자가 2013년 "주식회사 한진칼"로 넘어가게 됩니다. "대한항공"이라는 상표권의 권리 전부가 "주식회사 한진칼"로 양도되었습니다. 따라서, 현재는 "대한항공"이라는 상표권의 상표권자는 "주식회사 한진칼"입니다. 2. 상표권의 양도, 매매, 거래 상표법 제93조에 의하면, "상표권은 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있다. 이 경우 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다"고 규정하고 있습니다. 유사상품이라면 한꺼번에 이전하여야 소비자의 오인 혼동이 적다는 공익적 이유에서 이와 같이 규정되어 있습니다. 즉, 상표권은 자유로이 양도할 수 있는 것인데, "대한항공"은 왜 굳이 "주식회사 한진칼"에게 양도하였을까. 관련자료를 살펴보니, 2013년 8월에 주식회사 대한항공에서 주식회사 한진칼로 일부 분할되었다고 합니다. 대한항공의 재무구조를 개선하기 위하여 투자사업 부문을 한진칼로 분할하면서, 대한항공의 상표권 역시 "한진칼"로 양도하였습니다. 결국, 지주그룹인 "한진그룹" 산하에 대한항공과, 한진칼(그외에도 있지만)을 두는 형태로 가면서, 상표권은 한진칼의 소유로 변경하게 된 것입니다. 3. 상표권의 연 사용료가 300억? 기사로는, 300억의 사용료를 "주식회사 대한항공"이 "주식회사 한진칼"에 지급하였다고 나옵니다. 상표권 사용료에 대한 금액은 법규정으로 지정된 것이 아니기에, 각 회사들 사이의 매출액, 순이익 등의 재무상황과, 상표권 사용에 따른 이익액을 추정할 수 밖에 없을 것입니다. 그 외에, "대한"이라는 국가 이름을 사용하는 상표이기 때문에, "대한항공"이라는 상표권이 부등록사유에 해당한 것이 아니였나..에 대해서 일부...
관리자 2018.04.16 조회 165
안녕하세요. 특허사무소 소담의 대표변리사 여인재입니다. 상표 출원을 하기 위하여, 유사한 상표를 검색하게 되는데, 동일하거나 유사한 상표가 있을 때에 고객에게 상표등록가능성이 낮다고 말씀을 드립니다. 이 경우, 출원하고자 하는 상표를 변경하는 경우와, 이미 등록되어 있는 상표를 무효/취소시킬 수 있는 방안이 있는지를 검토하는 경우가 있습니다. 이미 등록되어 있는 상표를 취소시키고 그 상표의 권리를 가져오고자 하는 경우, 가장 먼저 검토되는 것이 불사용에 다른 취소가 가능한지 입니다. 1. 상표법 규정 제119조 제1항 제3호 “상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우”에 상표등록은 취소된다고 규정하고 있습니다. 2. 문제가 되는 사항 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누구도 사용하지 않았어야 하는데, 이들의 범위가 문제되는 경우가 있습니다. 예를 들어, 상표권자는 대표이사인데, 제품의 사용은 회사(법인)가 한 경우, 상표의 사용에 해당하는지, 반대의 경우도 마찬가지입니다. 통상사용권 계약을 반드시 계약서로 작성하여야 하는지가 문제된 사건입니다. 3. 법원의 판단 상표의 불사용으로 인한 취소가 인정되기 위해서는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속 하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하여야 하고( 상표법 제73조 제1항 제3호), 상표의 통 상사용권은 상표의 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로, 통상사용권자는 반드 시 등록된 통상사용권자일 필요가 없고, 또한...
관리자 2018.04.06 조회 295