변리사칼럼 - 특허 전문 변리사 특허사무소 소담
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변리사칼럼 2017-10-27T11:37:36+00:00

변리사칼럼


심판, 소송 전문의 특허사무소 소담, 여인재 변리사입니다. 상표등록은 하지 않았지만, 먼저 사용하고 있었는데, 나와 관계 있는 자가 그 상표를 등록받아버린 경우의 소송사건입니다.   원고 주장 < 특허청에 상표등록을 한 자> ❍ 이 사건 출원상표는 원고가 독자적으로 고안하여 선택된 표지를 기초로 출원되었으며, 정보제공자는 이 사건 출원상표에 대한 특허청의 상표등록결정을 받은 이후 이를 포기한 사실이 있어 이 사건 출원상표를 사용할 의사가 없다고 보여지므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 아니함   피고 주장 < 상표등록은 하지 않았지만, 상표를 먼저 사용하고 있었던 자> ❍ 이 사건 출원상표는 출원 당시에 이미 타인이 사용하거나 사용을 준비중인 상표임을 알면서, 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 것이므로 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당함   특허심판원의 판단 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하는지 여부 가. 판단기준 상표법 제7조 제1항 제18호는 ‘동업, 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 이는 특정인이 사용하고 있거나 사용을 준비하고 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 이유로 정당한 권원이 없는 제3자가 그와 동일·유사한 상표를 먼저 출원하여 등록받는 것을 허용하지 않는다는 취지로서, 계약관계나 업무상 거래관계 등에서 당사자 간에 지켜야 할 신의성실의 원칙에 위반되게 무단으로 상표를 출원하여 등록받는 경우와...
관리자 2018.05.09 조회 32
안녕하세요. 여인재 변리사입니다. 2017년 한해동안 대한항공이 "대한항공" 상표권을 사용한 대가로, 한진칼에게 300억원의 상표권 사용료를 지급했다고 합니다. 1. 대한항공 상표권은 누구의 소유? 대한항공 상표권은 처음 "주식회사 대한항공"이 출원하였고, 그 후 등록되었습니다. 즉, 원래의 권리자는 "주식회사 대한항공"이였습니다. 그러나, 권리자가 2013년 "주식회사 한진칼"로 넘어가게 됩니다. "대한항공"이라는 상표권의 권리 전부가 "주식회사 한진칼"로 양도되었습니다. 따라서, 현재는 "대한항공"이라는 상표권의 상표권자는 "주식회사 한진칼"입니다. 2. 상표권의 양도, 매매, 거래 상표법 제93조에 의하면, "상표권은 그 지정상품마다 분할하여 이전할 수 있다. 이 경우 유사한 지정상품은 함께 이전하여야 한다"고 규정하고 있습니다. 유사상품이라면 한꺼번에 이전하여야 소비자의 오인 혼동이 적다는 공익적 이유에서 이와 같이 규정되어 있습니다. 즉, 상표권은 자유로이 양도할 수 있는 것인데, "대한항공"은 왜 굳이 "주식회사 한진칼"에게 양도하였을까. 관련자료를 살펴보니, 2013년 8월에 주식회사 대한항공에서 주식회사 한진칼로 일부 분할되었다고 합니다. 대한항공의 재무구조를 개선하기 위하여 투자사업 부문을 한진칼로 분할하면서, 대한항공의 상표권 역시 "한진칼"로 양도하였습니다. 결국, 지주그룹인 "한진그룹" 산하에 대한항공과, 한진칼(그외에도 있지만)을 두는 형태로 가면서, 상표권은 한진칼의 소유로 변경하게 된 것입니다. 3. 상표권의 연 사용료가 300억? 기사로는, 300억의 사용료를 "주식회사 대한항공"이 "주식회사 한진칼"에 지급하였다고 나옵니다. 상표권 사용료에 대한 금액은 법규정으로 지정된 것이 아니기에, 각 회사들 사이의 매출액, 순이익 등의 재무상황과, 상표권 사용에 따른 이익액을 추정할 수 밖에 없을 것입니다. 그 외에, "대한"이라는 국가 이름을 사용하는 상표이기 때문에, "대한항공"이라는 상표권이 부등록사유에 해당한 것이 아니였나..에 대해서 일부...
관리자 2018.04.16 조회 59
안녕하세요. 특허사무소 소담의 대표변리사 여인재입니다. 상표 출원을 하기 위하여, 유사한 상표를 검색하게 되는데, 동일하거나 유사한 상표가 있을 때에 고객에게 상표등록가능성이 낮다고 말씀을 드립니다. 이 경우, 출원하고자 하는 상표를 변경하는 경우와, 이미 등록되어 있는 상표를 무효/취소시킬 수 있는 방안이 있는지를 검토하는 경우가 있습니다. 이미 등록되어 있는 상표를 취소시키고 그 상표의 권리를 가져오고자 하는 경우, 가장 먼저 검토되는 것이 불사용에 다른 취소가 가능한지 입니다. 1. 상표법 규정 제119조 제1항 제3호 “상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우”에 상표등록은 취소된다고 규정하고 있습니다. 2. 문제가 되는 사항 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 누구도 사용하지 않았어야 하는데, 이들의 범위가 문제되는 경우가 있습니다. 예를 들어, 상표권자는 대표이사인데, 제품의 사용은 회사(법인)가 한 경우, 상표의 사용에 해당하는지, 반대의 경우도 마찬가지입니다. 통상사용권 계약을 반드시 계약서로 작성하여야 하는지가 문제된 사건입니다. 3. 법원의 판단 상표의 불사용으로 인한 취소가 인정되기 위해서는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속 하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하여야 하고( 상표법 제73조 제1항 제3호), 상표의 통 상사용권은 상표의 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로, 통상사용권자는 반드 시 등록된 통상사용권자일 필요가 없고, 또한...
관리자 2018.04.06 조회 119
안녕하세요 특허사무소 소담 대표변리사 여인재 입니다.     PCT해외출원을 하게되면 많은 장점이 있는데요 PCT해외출원과 일반 해외출원을 비교하여 설명해드리고자 합니다.   PCT해외출원이란 하나의 방식으로 PCT출원을 하면 세계 여러 국가에 출원되는 효과가 발생합니다. 반면, 일반해외출원을 하게되면 각 국가의 국내법에서 정하는 방식 및 언어로 각 국가에 개별출원을 해야 합니다.   그럼 자연적으로 우선기간이용에도 차이를 보이는데요, PCT해외출원의 경우 우선기간은 우선일로부터 1년 이내 PCT출원이 가능하고 일반 해외출원은 우선일로부터 1년 이내 각 국가에 모두 출원해야 하는 것입니다.   하지만 비용적인 측면에 있어서는 PCT해외출원은 국내단계 진입 시기를 달리 하여 소요되는 비용의 분산이 이루어지고, 국제출원료, 국제조사료등이 추가로 나가게 됩니다. 하지만 일반 해외출원은 소요비용의 분산이 되지 않습니다.   다만 PCT해외출원은 국제단계에서 국제조사보고서, 국제예비심사보고서를 활용하여 국내단계진입여부를 결정할 수 있고, 등록 가능성이 없다면 국내단계진입을 포기하여 불필요한 비용을 효율적으로 절감할 수 있지만, 일반 해외출원은 국내단계 진입전에 특허성과 관련하여 참고할 수 있는 공적인 보고서가 없습니다.   이러한 PCT해외출원은 PCT가입국이 아닌 경우 일반 해외출원만 가능하지만, PCT해외출원과 일반 해외출원이 모두 가능한 경우에는 둘을 비교하여 어느것이 더 적합할 것인지 전문가와 함께 상담을 받아보시는 것을 권합니다.     특허사무소 소담 변리사 여인재
관리자 2018.03.15 조회 187
안녕하세요. 특허사무소 소담의 여인재 변리사 입니다.   특허침해, 상표침해, 디자인침해등 많은 지식재산권 분쟁 관련하여 이러한 침해 소송에서 침해행위에 해당한다고 인정받기 위한 나의 권리범위를 넓게 인정되기 위해서는 어떠한 부분이 중요한지 디자인침해 소송 사례를 통해서 알아보도록 하겠습니다.     이번에 소개해드릴 공구 디자인침해 소송 사례에서는 미 특허청에 등록된 원고의 공구 디자인이 피고의 디자인과 유사하지 않다는 판결에 원고가 불복하여 항소한 판례입니다.   원고는 전체적인 디자인을 고려하지 않고 디자인의 기능 측면을 장식 측면과 분리시켜 판결한것은 잘못된 것이라 주장하였고, 피고는 원고의 디자인과 자신의 디자인은 유사하지 않으며 유일한 유사성은 보호대상이 되지 않는 기능 구성요소의 유사성 뿐이기에 제대로 판결이 내려진 것이라고 주장하였습니다.   이에 미연방항소법원은 피고의 디자인은 기존 해머에 스터드 클라이밍툴과 쇠지레를 접목한 다기능공구의 기능적인 구성요소들을 배제한다면 원고와 서로 다른 디자인이라고 판결하면서 앞선 1심법원의 판결을 유지하였습니다.   공구의 손잡이, 해머헤드, 쇠지레 등의 구성요소는 그 기능에 른 구조를 지니는 것입니다. 예를들어 쇠지레는 긴 손잡이의 끝에 있어서 좁은 공간에 들어갈 수 있고 손잡이 부분은 가장 긴 부분을 차지해야 최대한의 지렛대 효과를 낼 수 있습니다. 따라서 이번 디자인침해 소송 판례에서는 디자인의 기능적 측면이 아닌 비기능적 측면을 중심으로 두 디자인이 유사디자인인지 그 여부를 판결한 것입니다.   이번 디자인침해 소송 판례에서 알 수 있듯이 미국에서는 디자인이 장식보다는 기능과 관련된 것이라면 그 부분을 유사여부 판단 시 배제하고 있습니다.   즉, 기능적인 디자인에 장식적인...
관리자 2018.03.06 조회 189
안녕하세요. 특허사무소 소담 여인재 변리사 입니다.     특허소송 진행시 특허심판과는 둘이 어떠한 관계가 있는지 특허법과 함께 살펴보도록 하겠습니다.   특허법 제186조제6항에 보면, "심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다"고 규정하고 있는데요 결과적으로 특허소송에 대해서는 심판전치주의를 강제하는것과 같게 되었습니다.   특허소송은 심결 등에 대한 소송만을 허용하기 때문에 심결이나 각하결정이 아닌 사항에 대해서는 소를 제기할 수 없습니다.   예를들어 특허거절결정에 대해 소를 제기하기 위해서는 특허심판원에 불복하여 기각심결을 받은 경우여야 하는 것이죠. 이와 같이 소송의 대상과 절차를 취하는 이유는 발명의 성질상 판단에 특수의 전문지식을 요하기 때문입니다.   한 심판사건과 다른 심판사건 또는 심판사건과 소송사건과의 사이에 밀접한 관계가 있고, 이들 사이에 심리의 진행을 조정할 필요가 있는 경우가 적지 않게 있는데요,   예컨대 무효심판과 권리범위확인심판 또는 특허침해소송과 해당 특허의 무효심판 등이 각각 계속하는 경우 등입니다.   이러한 경우에 있어서 다른 절차를 무시하고 절차를 진행시킨다면 전체적으로 보아 소송경제나 심판경제를 무시한 경우도 있을 수 있기에, 특허에 관한 심결의 확정이 있을 때까지 법원은 그 소송절차를 중지할 수 있습니다. 소송절차의 중지여부는 법원의 재량이지만 소송실무에서는 변론기일을 추후지정(기일추정)하는 형식에 의합니다.     특허소송 및 특허출원 등록까지 변리사와 변호사가 함께 진행하는 종합 특허법률사무소 소담입니다
관리자 2018.03.02 조회 199
안녕하세요. 특허사무소 소담 여인재 대표변리사 입니다. 상표출원 상표등록시 거절되는 경우가 있는데요 상표등록 거절당하지 않으려면 상표등록 거절사유를 제대로 알아야 합니다. 오늘은 용도표시에 해당하여 상표등록거절당한 사례를 소개해드리고자 합니다. 이 사건 출원상표 입니다. 붉은 색의 필기체로 된 infra라는 영어단어와 검은색의 고딕체로 된 care가 결합된 상표인데요, 그 중 infra는 원래 하부구조, 기본적시설, 기반이라는 의미가있는 infrastructure의 준말이나, 컴퓨터하드웨어.소프트웨어 관련업과 인터넷 관련업 등 정보처리 관련 분야에서는 정보의 흐름과 처리를 지원하는 일체의 의미로서 사용되고 있고 care는 걱정, 근심, 보살핌, 관심, 관리, 조심 등의 의미로서, 컴퓨터업계에서는 컴퓨터케어를 컴퓨터관리로 사용하기도 하기에, infracare는 인프라관리, 하드웨어관리, 소프트웨어관리등의 의미로 인식될 수 있습니다. 따라서 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스 중 컴퓨터하드웨어 설치업에 사용된다면, 컴퓨터하드웨어를 설치.유지.보수.대여 관리하는것으로 인식되고 정보기술프로젝트관리업에 사용된다면 데이터베이스를 구축하고, 정보처리를 지원하는데 필요한 데이터베이스를 구축하는것으로 인식될 수 있다고 할 수 있기에, 이 사건 출원상표가 위와 같은 지정상품에 사용될 경우에는 상표법 제6조 제1항 제3호의 지정상품의 용도, 목적 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표라 할 것이기에 이 사건 출원상표는 상품 거래상 누구나 필요한 표시로서 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로도 타당하지 않습니다. 그렇다면 이 사건 출원상표에 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는 등록거절사유가 있는 이상, 나머지 등록거절 사유에 관하여는 살펴볼 필요없이 원고의 거절결정불복심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다고 본 것이죠. 이처럼 성질표시, 용도표시에 해당하는 상표는 상표로서 등록받을 수 없기에 그 권리를 인정받을...
관리자 2018.02.19 조회 227
안녕하세요. 특허사무소 소담의 여인재 변리사 입니다.   상대방한테 특허침해 주장을 받고 있는데, 그 침해주장이 부당한 경우라면 매우 당황스러울 것인데요 이럴 때 할 수 있는 조치에 대하여 알려드리고자 합니다.     우선 법원소송에서 의견서를 제출할 수 있는데요, 이때 필요하다면 변리사의 감정서를 첨부할 수 있고 해당 의견서와 같은 취지의 답변서를 상대방인 특허권자에게 회신할 수 있습니다.   또한 소극적권리범위확인심판을 청구할 수 있습니다. 특허심판원에 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 권리범위확인심판을 청구하는것인데요, 다만, 권리범위확인심판의 심결은 법원에 유력한 증거로 활용될 순 있지만 법원을 기속하진 못합니다.   특허권자가 제기한 침해소송과는 별도로 선사용권존재 확인의 소, 침해금지청구권부존재 확인의 소, 손해배상채무부존재 확인의 소 등을 법원에 제기하는 것도 가능합니다.   소송절차중지 신청을 하는것도 가능하나 그것은 법관의 재량사항이라 신청이 받아들여지지 못할수도 있다는것도 알아두시면 좋을 것 같습니다.   특허권 역시 사권의 일종인 이상 권리남용은 허용되지 않는데요, 권리남용 인정여부는 특허권자의 권리행사에 얻어지는 이익과 상대방 내지 일반 제3자, 특히 사회공공이 이로 인하여 입는 손해를 비교하고 금지청구권자가 타인에게 손해를 가하는 목적등까지도 감안하여 구체적으로 해석해야 합니다.   대법원에서는 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는것이 명백한지 여부에 대하여 판단가능하고, 심리한 결과 해당 특허에 무효사유가 있는 것이 분명하다면 그 특허권에 기초하여 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 판결하여 진보성결여 등 무효사유가 명백한 특허권에 기초한 권리행사를 권리남용으로 제한하고 있습니다.  ...
관리자 2018.02.14 조회 226
안녕하세요. 특허사무소 소담 변리사 여인재 입니다.   국제출원을 준비중인 분이시라면 PCT국제출원에 대해 한번쯤은 들어보셨을텐데요, 오늘은 PCT국제출원이 무엇인지, PCT국제출원을 하면 어떤 좋은점이 있는지 소개해드리고자 합니다.     PCT국제출원은 각국마다 각각 상이한 특허법이 존재하기 때문에 각국의 방식에 따른 출원서류를 각국의 언어로 작성하여 제출하여야 하는 번거로움이 있는데요, 이러한 문제점을 해결하고 특허출원절차를 국제적으로 통일화하고 간편화하면서 발명을 국제적으로 보호하기 위한 것입니다.   이러한 PCT국제출원은 국제출원을 하려는 출원인의 입장에서 보면 국제출원절차의 통일성으로 말미암아 수리관청 또는 국제사무국에 1회 출원한것만으로도 각 지정국에서 직접 출원한것과 동일한 효과를 누릴 수 있기에 다수국에 출원하여야 하는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.   또한, 국제출원 이후 국제단계에서 국제조사기관의 조사보고서, 국제예비심사기관의 국제예비심사보고서를 활용하여 불필요한 절차의 진행과 비용의 낭비를 줄일 수 있습니다. 뿐만 아니라 파리조약에 의한 출원루트의 우선기간(1년)보다 그 기간(31개월)이 연장되므로 시간적 여유를 갖게 된다는 장점 또한 가지고 있습니다.   개발도상국 기업 입장에서도 선진국과의 특허정보교류의 기회가 확대되어 산업재산권 분야의 국제적 협력이나 국제적 지위의 향상에도 기여할 수 있고 국제출원내용의 국제공개를 통하여 선진외국의 기술정보를 활용할 수 있습니다.     PCT국제출원 문의는 변리사와 변리사출신변호사가 함께 있는 특허사무소 소담 입니다.  
관리자 2018.02.09 조회 233
안녕하세요. 특허사무소 소담 여인재 변리사 입니다.   디자인분쟁에서 유사디자인 판단시 색상이 다르면 유사디자인인지 아닌지 디자인판단의 요부가 될 수 있는지, 그 해답을 찾을 수 있는 카시트 디자인 분쟁 사례를 소개해드리고자 합니다.     좌측이 디자인무효소송을 청구한 청구인의 카시트 디자인이며, 우측이 피청구인의 디자인입니다.   과거에 카시트를 판매하기 위해 피청구인과 사업관계에 있었고, 자신의 증거물과 피청구인의 디자인은 유사하기에 신규성 및 개별특성을 상실한다고 주장하였습니다.   이에 피청구인은 청구인의 증거물과 색상 및 디자인이 상이하다고 반박하였는데요,   이번 카시트 디자인 분쟁에 대한 판결은 피청구인의 디자인이 유럽의 등록요건인 신규성과 개별특성을 상실했는지 그 여부에 대한 판단을 진행하였습니다.     신규성에 관하여는 양 디자인은 측부에 날개를 구비한 동일한 형상 및 2가지 색상으로 구성되었다는 공통점은 있지만 날개 부분의 색상이 달라 디자인이 동일하지 않다고 판단하였습니다.   하지만  개별 특성에 대해서는 차량 내부의 다양성에 맞춰 시트는 다양한 색상으로 제공될 수 있기에 이번 판례에서 색상의 차이는 전체적인 인상에 큰 비중을 차지하지 않아 양 디자인은 유사디자인이라 판단하였습니다.   이번 카시트 디자인 분쟁 사례에서 OHIM무효심판부는 신규성 판단시 색채의 차이를 언급하였는데요, 국내 디자인보호법에서는 디자인이라 함은 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로 정의하고 있어 색채가 디자인의 일부임을 알 수 있습니다.   하지만, 색채는 모양이나 형상을 구성하지 않으면 디자인등록을 받을 수 없으며, 색채만으로는 유사디자인 판단 요소가 되지 못하며 동일성 판단시에만 고려대상이 됩니다. 디자인등록 디자인분쟁 소송시 변리사와 변호사가...
관리자 2018.01.30 조회 429